2022년 1월 13일에 대법원은 특허법 제29조 제1항 제1호와 제2호에 대한 해석 기준으로서 발명이 비밀유지 계약이 존재하는 경우에 여전히 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓이지 않은 것으로 보아 신규성을 상실하지 않은 것으로 볼 여지가 있다고 판결(대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 등록무효(특))했습니다. 이에 따라 대법원은 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원(특허법원 2021. 7. 8. 선고 2020허2321 판결)으로 환송했습니다.
특허출원된 발명은 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성의 특허요건을 갖추어야 특허로 등록될 수 있습니다.
우선, 발명은 특허법 제29조 제1항 제1호에 따라 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당해야 하고, 이러한 발명에 해당하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없습니다. 즉, 발명은 산업상 이용가능성 외에, 타인에 의해서든 출원인에 의해서든 특허출원 당시에 이미 특정다수인에게 알려지지 않고 신규성이 있어야 합니다.
그런데 위와 같은 신규성에 관한 규정 외에도, 특허법은 제29조 제3항 및 제4항에 따라 먼저 발명한 자에게 특허권을 부여하지 않고 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여합니다. 이런 이유에서 특허법 제96조 제1항 제3호는 “특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건”에 대해 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고, 특허법 제103조는 “특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.”고 규정합니다. 따라서 특허법에서 신규성은 시간적으로 절대적인 것을 말하는 것이 아닙니다.
| 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명 ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것 2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것 ④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것 2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것 제96조(특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가ㆍ품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시 2. 국내를 통과하는데 불과한 선박ㆍ항공기ㆍ차량 또는 이에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ장치, 그 밖의 물건 3. 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. |
그렇다면 어떤 경우에 신규한 것인지에 대한 기준이 있어야 하는데, 앞서 기술한 바와 같이 특허법 제29조 제1항 제1호와 제2호에 “발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우”를 신규성이 없는 것으로 규정하여 그 기준을 제시하고 있습니다.
그리고 이에 대한 해석론으로, 대법원은 “‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미”(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조)하고, “‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조)”한다고 판단하였습니다(대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 등록무효(특)). 따라서 불특정다수인을 기준으로 이들이 발명에 대해 인식할 수 있는 상태에 놓인 경우와 발명이 양도 등의 방법으로 사용되었을 때 그 발명의 내용을 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것으로 볼 수 있다면 신규성이 없는 것이고, 후자의 경우에 어떤 자의 발명이든 ‘비밀유지약정 등의 제한’이 있는 상태에서 계약을 맺었다면 그 상대방이 그 발명에 대해서 인식한다고 하더라도 그 발명에 대해 외부에 비밀로 유지되면서 내부적으로만 인식된 것으로 볼 수 있으므로 그 발명이 특정다수인이 기준이 되는 신규성을 상실하는 것은 아닙니다(대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 등록무효(특)).
그런데 이 대법원 판결에서 “원고 보조참가인은 2016. 1. 22. 주식회사 엘비루셈(이하 ‘엘비루셈’이라고 한다)과 사이에 반도체 칩 검사기기를 장착하여 이동·회전 등을 용이하게 하는 장치인 Tester Handler(YM6401) 1대를 납품·설치하기로 하는 설비구매계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하고, 그에 따라 2016. 1. 29. 엘비루셈에 선행발명 4를 납품하였다. 선행발명 4는 피고 인수참가인이 사실상 운영하는 주식회사 케이비엔텍이 원고 보조참가인의 의뢰에 따라 제작한 제품이다.”고 전제하고, 사례의 제반 사정을 고려하여, “이 사건 계약의 내용과 그 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계 등을 종합하여 보면, 원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있다. 또한 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다. 따라서 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.”라고 판결(대법원 2022. 1. 13. 선고 2021후10732 판결 등록무효(특))하였습니다.
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