특허 명세서에서 발명은 무엇?

저작자: 강기봉 freekgb@gmail.com

□ 특허 명세서에서 청구범위가 곧 발명

 

특허출원 시에 명세서의 청구범위에 출원인이 보호받고자 하는 발명의 내용을 하나 이상의 청구항으로 기재합니다. 그리고 특허출원된 발명의 특허 적격성을 판단하는 심사 시에, 청구범위의 청구항이 출원인이 보호받고자 하는 발명으로서 심사의 대상이 됩니다. 즉, 특허 명세서에서 청구범위의 청구항 내용이 곧 발명입니다.

 

이 청구항은 “발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것”과 “발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것”의 요건들을 반드시 충족해야 합니다(특허법 제42조 제4항).

 

그리고 청구범위의 청구항은 “보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조ㆍ방법ㆍ기능ㆍ물질 또는 이들의 결합관계 등”을 적어야 합니다(특허법 제42조 제6항). 즉, 청구항은 발명의 내용을 구체화한 것으로 이를 통해 그 발명의 구성요소를 파악할 수 있습니다.

 

 

□ 청구항은 발명의 설명에 의해 뒷받침

 

한편, 위와 같이 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 합니다. 국가가 발명을 보호하는 것은 그 기술을 공개하여 국가의 기술 및 산업을 발전시키는 것을 목적으로 하기 때문입니다.

 

이에 대해, 특허법 제42조 제3항은 발명의 설명에 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것"과 "그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것"을 기술하도록 규정합니다. 여기서 통상의 지식을 가진 사람은 "발명이 속한 기술 분야에서 평균수준의 기술적 지식을 가진 평균적 전문가로서 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 자(대법원 1999.7.23. 선고 97후2477 판결)"를 의미합니다. 

 

그래서 명세서에서 발명의 설명은 청구범위에 기술된 청구항의 내용을 설명하는 기능을 하고, 그 자체로 발명으로 인정받을 수 없고 발명의 내용을 확대하거나 제한할 수 없습니다. 다만, 이것은 청구항만으로는 발명의 기술적 구성이나 범위를 명확히 알 수 없는 경우에 이를 보충하는 기능을 할 수는 있습니다.

 

 

□ 청구범위의 중요성

 

특허권의 실체적 범위가 기본적으로 명세서의 청구범위에 의해 정해지므로, 특허출원을 할 때 청구범위를 잘 정하여 기술해야 합니다. 그리고 이 부분이 변리사의 도움을 가장 필요로 하는 부분이라 할 수 있습니다. 적정한 특허 보호를 받기 위해서는 특허법률사무소를 통해 특허출원을 하거나, 직접 특허출원하는 경우에 공익변리사 제도 등을 활용하여 청구범위가 적절한 지 검토 받는 것이 좋습니다.

 

 

□ 관련 판례의 내용 : 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결 (특허권침해금지등)

 

• 특허발명의 보호범위

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조).

 

원심은, 이 사건 특허발명의 명세서에서 전자기장 발생부에 대한 차단벽의 상대 위치를 한정하고 있지 않은 이상 전자기장 발생부가 차단벽보다 공간적으로 앞서 위치하는 것이라고 제한하여 해석될 수는 없고, 이 사건 특허발명 명세서의 도면에 도시된 내용은 하나의 실시예에 불과하므로 이는 청구범위의 기재를 제한하여 해석할 수 있는 근거가 될 수 없다고 판단한 다음, 위와 같은 청구범위 해석을 전제로 원심 판시 피고 실시 제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항 내지 제5항의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

 

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 부분이 있지만 원심의 판단에 청구범위 해석과 권리범위 속부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

 

• '발명의 설명'의 역할 : 구 특허법의 '발명의 상세한 설명'은 현행 특허법의 '발명의 설명'과 같음 

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조).

 

원심은, 이 사건 특허발명의 명세서에 자성체의 세기, 배치 등에 대한 구체적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명의 명세서 기재만으로 그 기술사상을 정확하게 이해할 수 있고 이를 재현할 수 있다고 보아 구 특허법 제42조 제3항 위반의 무효 사유가 없다고 판단하였다.

 

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

 

 ※ 판결 원문 : https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?pageIndex=3&searchWord=&searchOption=&seqnum=7479&gubun=4&type=5 

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