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  1. 2022.01.17 [상표법 개정] 재심사들, 이름은 같은데 의미는 다르다.
  2. 2022.01.16 [상표법 개정] 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용에 포함
  3. 2022.01.15 특허무효심판 심결취소소송의 사실심 변론종결 후의 정정심결은 재심사유가 될까?
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저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

 

2021년 10월 19일에 개정된 상표법([시행 2022. 4. 20.] [법률 제18502호, 2021. 10. 19., 일부개정])과 2022년 1월 11일에 국회 본회의에서 의결된 상표법(2022. 01. 11., 일부개정, 2023년 1월 시행 예정)에서 재심사에 관한 규정들이 신설되었습니다.

 

 

□ 상표법 [시행 2022. 4. 20.] [법률 제18502호, 2021. 10. 19., 일부개정]

 

2022년 4월 20일에 시행되는 상표법의 개정된 내용 중에 심사관이 직권으로 재심사를 할 수 있도록 하는 규정이 있습니다. 제68조의2에 따르면 심사관이 상표등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 상표등록출원을 다시 심사할 수 있습니다. 다만, 아래와 같은 세 가지 예외가 있습니다. 개정안에 따르면, 이에 따라 하자 있는 출원상표의 등록을 방지하여 상표등록의 무효가능성을 사전에 차단할 수 있다고 합니다. 

  • 거절이유가 제38조제1항(1상표 1출원)에 해당하는 경우
  • 그 상표등록결정에 따라 상표권이 설정등록된 경우
  • 그 상표등록출원이 취하되거나 포기된 경우
제68조의2(상표등록결정 이후의 직권 재심사) ① 심사관은 상표등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 상표등록출원을 다시 심사(이하 "직권 재심사"라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
  1. 거절이유가 제38조제1항에 해당하는 경우
  2. 그 상표등록결정에 따라 상표권이 설정등록된 경우
  3. 그 상표등록출원이 취하되거나 포기된 경우
  ② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 상표등록결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.
  ③ 출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 상표등록출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 상표등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

 

 

□ 2022년 1월 11일 의결된 상표법(2022. 01. 11., 일부개정, 2023년 1월 시행 예정)

 

2022년 1월 11일에 국회 본회의에서 의결된  상표법 일부개정법률안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장, 제안일 2022. 1. 10, 의안번호 2114345)에는 세 가지 내용이 있고 이 중에 '부분거절 제도'와 '재심사 청구제도'가 포함되어 있습니다(이외의 사항은 2022.01.16 [상표법 개정] 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용에 포함 참조). 개정안에 따르면, ‘부분거절 제도’는 상표등록출원서에 기재된 지정상품 중 일부에 대해서만 거절이유가 있는 경우 나머지 지정상품은 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도이고, ‘재심사 청구제도’는 상표등록거절결정에 대한 거절이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우에는 심판절차 외에 새로운 불복수단으로 도입한 것이라고 하며, 이것들은 출원인의 편의와 권리확보 기회를 확대하려는 것이라고 합니다.

 

그 내용은 아래와 같습니다.

 

  나. 상표등록출원에 대한 거절이유가 일부 지정상품에만 있는 경우 거절이유가 없는 나머지 지정상품에 대해서는 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도를 도입함(안 제54조ㆍ제57조ㆍ제68조ㆍ제87조ㆍ제116조 등). 
  다. 심사관의 상표등록거절결정 이후 지정상품 범위의 감축 등으로 그 거절이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우에는 반드시 심판절차를 거칠 필요 없이 심사관에게 재심사를 청구할 수 있도록 함(안 제55조의2 신설).

 

'재심사 청구제도'에 관한 규정은 아래와 같습니다. 

 

제55조의2(재심사의 청구) ① 제54조에 따른 상표등록거절결정을 받은 자는 그 결정 등본을 송달받은 날부터 3개월(제17조제1항에 따라 제116조에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 거절결정이 있거나 제116조에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
  ② 상표등록출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.
  ③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 상표등록출원에 대하여 종전에 이루어진 상표등록거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제18조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.
  ④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

 

위의 '부분거절 제도'와 '재심사 청구제도'에 관한 규정들은 공포 후 1개월이 경과한 날(2023년 1월 중)부터 시행됩니다.

결과적으로, 상표법의 최근 개정에 의해 상표법에 심사관에 의한 직권 재심사와 상표등록거절결정을 받은 자의 재심사 청구에 의한 재심사의 두 가지가 포함되었습니다.

 

  - 법률안 원문 : https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Z2J2K0Z1P0L5N1G3J1C1U1N9L3T1E1   

  - 대안반영폐기 의안 : https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Y2V0C1E1S0N6M1R0R3H1B4W2V4U1G4 

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저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

 

2022년 1월 11일에 국회 본회의에서 의결된  상표법 일부개정법률안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장, 제안일 2022. 1. 10, 의안번호 2114345)에는 아래의 세 가지 법률안이 포함되어 있습니다(아래 내용은 위 법률안의 내용에 기초하여 작성하였습니다).

  • 상품 또는 그 포장에 상표를 표시한 것을 전기통신회선을 통하여 제공하거나 이를 위해 전시ㆍ수출ㆍ수입하는 행위를 “상표의 사용” 행위에 포함시킴(안제2조제1항제11호나목).
  • 상표등록출원에 대한 거절이유가 일부 지정상품에만 있는 경우 거절이유가 없는 나머지 지정상품에 대해서는 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도를 도입함(안 제54조ㆍ제57조ㆍ제68조ㆍ제87조ㆍ제116조 등).
  • 심사관의 상표등록거절결정 이후 지정상품 범위의 감축 등으로 그 거절이유를 간단하게 해소할 수 있는 경우에는 반드시 심판절차를 거칠 필요 없이 심사관에게 재심사를 청구할 수 있도록 함(안 제55조의2 신설).
이 중에서 첫번째는 "최근 온라인상 상표를 표시하거나 온라인을 통해 일방적으로 다운로드하는 방식의 다양한 디지털 상품(Digital Goods)이 유통되고 있으나, 현행법상 “상표의 사용” 행위는 기존의 전통적 유형만을 규정하고 있어 이러한 시대변화를 반영하지 못하고 있으므로 디지털 상품의 온라인 유통행위를 법률상 상표의 사용행위에 포섭하려는 것"이라고 합니다.

 

현 행 개 정 안
제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 제2조(정의) ① ------------------------------------.
1. ∼ 10. (생 략) 1. ∼ 10. (현행과 같음)
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 11. ------------------------------------------------------.
가. (생 략) 가. (현행과 같음)
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위 나. ----------------------------------- 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입------
다. (생 략) 다. (현행과 같음)
② ∼ ④ (생 략) ② ∼ ④ (현행과 같음)
 
제2조 제1항 제11호에는 원래 아래와 같은 상표의 사용 행위들이 규정되어 있습니다.
  • 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
  • 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위
  • 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
그리고 제2조 제2항에는 아래와 같이 표시하는 행위도 제2조 제1항 제11호의 각 목에 포함된다고 규정합니다.
 
  • 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
  • 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

 

따라서 위 규정에 따르면, "전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위"에 이미 디지털 상품의 온라인 유통에 관한 내용이 포함되어 있지만, 제2조 제1항 제11호의 '상표의 사용'의 정의는 전통적 유형만을 규정하고 있어 명확하게 "디지털 상품의 온라인 유통행위"를 의미한다고 보기 어려웠다고 할 수 있습니다. 따라서 이번 개정은 '상표의 사용'에 명확하게 "디지털 상품의 온라인 유통행위"를 포함시켜서 시대적인 변화에 부응하여 상표의 개념을 확대하였습니다.  

 

이 규정은 이번에 입법된 다른 규정들과 달리 공포 후 6개월이 경과한 날(2022년 7월 중)부터 시행됩니다.

 

  - 법률안 원문 : https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Z2J2K0Z1P0L5N1G3J1C1U1N9L3T1E1   

  - 대안반영폐기 의안 : https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_C2F1P0O4W1M5C0I9O2S0G5J1F8Y5S0 

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저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

 

특허권의 설정등록이 된 후에 특허권이 발생합니다(특허법 제87조 제1항). 그런데 이후에 특허발명의 내용을 정정하기 위해서는 정정심판을 특허법 제136조 제1항 각호에 해당하는 경우에 해당해야 합니다. 

 

특허법 제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.  <개정 2016. 2. 29.>
 1. 청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

 

그리고 특허무효심판 및 이후의 관련 소송 중에도 위와 같은 사유에 의해서 정정심판이 가능합니다. 

 

그런데 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정된 경우에 재심사유가 있는지에 대해 대법원 판결(대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결)이 있었습니다.

 

지난 2021년 12월 30일에 선고된 이 대법원 판결(대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결)에서, 명칭을 ‘어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법’으로 하는 특허발명의 청구범위 제3항에 관하여 원심 변론종결 후인 2019. 3. 27. 정정심판이 청구되어 2019. 4. 23. 그 청구에 따른 정정심결이 있었고 그 무렵 확정된 사안을 다루었습니다.

 

이 사안에 대해 대법원은 이전의 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결 등을 참조하여, 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등의 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판결(대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결)하였습니다.

 

민사소송법 제451조(재심사유) ① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 다만, 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.
 1. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때
 2. 법률상 그 재판에 관여할 수 없는 법관이 관여한 때
 3. 법정대리권ㆍ소송대리권 또는 대리인이 소송행위를 하는 데에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 때. 다만, 제60조 또는 제97조의 규정에 따라 추인한 때에는 그러하지 아니하다.
 4. 재판에 관여한 법관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때
 5. 형사상 처벌을 받을 다른 사람의 행위로 말미암아 자백을 하였거나 판결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출에 방해를 받은 때
 6. 판결의 증거가 된 문서, 그 밖의 물건이 위조되거나 변조된 것인 때
 7. 증인ㆍ감정인ㆍ통역인의 거짓 진술 또는 당사자신문에 따른 당사자나 법정대리인의 거짓 진술이 판결의 증거가 된 때
 8. 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때
 9. 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때
 10. 재심을 제기할 판결이 전에 선고한 확정판결에 어긋나는 때
 11. 당사자가 상대방의 주소 또는 거소를 알고 있었음에도 있는 곳을 잘 모른다고 하거나 주소나 거소를 거짓으로 하여 소를 제기한 때

 

그러므로 위와 같이 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성 부정 여부에 따른 특허발명의 무효여부를 판단하여야 합니다.

 

  ※ 판결 원문 : https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?pageIndex=1&searchWord=&searchOption=&seqnum=8170&gubun=4&type=5 

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