2013년 4월 12일 서울중앙지방법원은 삼성이 애플을 상대로 제기한 소송에 대한 판결문을 공개했습니다.
이 판결에서의 주요 이슈는 표준특허가 FRAND 선언에도 불구하고 특허권 주장을 할 수 있는지 여부와 특허권의 권리소진 문제입니다.
이들 이슈들은 미국에서 상반된 결과가 나온 바 있습니다.
이 사건은 애플과 삼성이 모두 항소하여 현재 고등법원(사건번호 2012나78063)에 계류중입니다.
서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결
【판시사항】
1. 침해대상제품이 3GPP 표준에 포함되어 있는 특허발명을 실시하였는지 여부에 관한 판단기준 2. 출원공개된 타출원이 조약우선권을 수반하는 출원인 경우, 우선권 주장의 기초가 된 기초출원의출원일을 타출원일로 간주하여 확대된 선원의 지위를 인정할 수 있는지 여부 3. 특허권자와 모뎀칩 제조회사 사이의 라이센스 계약에 따라 제조회사의 실시권이 제3회사에게 확장되었다거나 제조회사의 제조위탁권에 의해 제3회사가 이 사건 모뎀칩을 제조한 것이라고 할 수 없으므로, 모뎀칩 제조회사나 그 자회사가 이 사건 모뎀칩을 판매하였음을 전제로 한 특허권 소진 주장을 받아들이지 아니한 사례 4. FRAND 선언이 라이센스 계약에 대한 청약에 해당하는지 여부 5. 특허 방법의 실시에만 사용하는 물건에 다른 구성요소를 부가한 물건을 생산, 판매하는 등의 행위도 특허법 제127조 제2호 소정의 간접침해에 해당한다고 본 사례
【판결요지】
1. 침해대상제품이 3GPP 표준에 따른 기술구성을 갖추고 있고 위 표준에 이 사건 특허발명의 구성요소가 모두 포함되어 있다면, 표준을 준수하는 단말기는 이 사건 특허발명의 기술구성을 포함하고 있다고 할 것이므로, 침해대상제품이 이 사건 특허발명을 실시하고 있다고 보아야 한다.
2. 특허법 제29조 제3, 4항은 새로운 발명에 대한 독점적․배타적 권리를 부여하는 특허권의 특성상 새로운 발명을 공개하지 않은 후출원에 대하여 독점적․배타적인 권리를 부여하는 것이 부당하므로 후출원을 배제하는 효과를 확대하는 취지임에 비추어 보면, 출원공개된 타출원이 조약우선권 주장을 수반하는 국제출원의 경우에도 제1국 출원의 최초 명세서나 도면 등에 공통으로 기재된 발명에 대하여 제1국 출원일을 타출원의 출원일로 봄이 상당하다.
3. 특허권자와 모뎀칩 제조회사 사이의 라이센스 계약에 따라 제조회사의 실시권이 제3회사에게 확장되었다거나 제조회사의 제조위탁권에 의해 제3회사가 이 사건 모뎀칩을 제조한 것이라고 할 수 없으므로, 모뎀칩 제조회사나 그 자회사가 이 사건 모뎀칩을 판매하였음을 전제로 한 특허권 소진 주장을 받아들이지 아니한 사례.
4. 실시료 조건에 대한 합의는 다른 특별한 사정이 없는 한 라이센스 계약의 성립요건이라고 할 것이므로 라이센스 계약에 대한 청약의 의사표시에 해당하려면 실시료 등의 구체적인 조건이 포함된 의사표시여야 하는 점, ETSI 지적재산권 정책이나 지적재산권 가이드에도 구체적인 실시료 산정 기준 등이 마련되어 있지 않고 당사자 상호간의 협상에 의하도록 하고 있는 점, 그 밖에 FRAND 선언의 문언내용과 의미 등을 종합해 보면, 실시료 조건에 관하여 구체적인 정함이 없는 특허권자의 FRAND 선언만으로 라이센스 계약에 관한 청약의 의사표시를 하였다고 볼 수 없다.
5. 침해대상제품은 이 사건 특허발명 중 데이터 송수신, 자율전송 방법을 수행하는 장치에 해당하고, 이와 같은 기능은 침해대상제품의 본질적인 기능 중 하나라고 할 것이며, 이 사건 모뎀칩에 포함된 위 각 특허발명이 3GPP 표준에 따른 통신기술의 용도 이외에 다른 용도로 전용되어 사용될 수 있는 것도 아니고, 침해대상제품에 데이터 송수신 기능 외에도 음성통화 기능, 카메라 촬영 기능 등 많은 기능이 구현되어 있기는 하나, 이로 인하여 침해대상제품 중 위 특허발명을 구현하는 구성 부분에 본질적인 변경이 생기는 것이 아니고 그 구성 부분 자체에 새로운 용도가 생겨나는 것도 아니므로, 이를 생산, 판매하는 등의 행위는 특허법 제127조 제2항 소정의 간접침해에 해당한다고 본 사례.
지난 2013년 3월 26일에 USITC(미국국제무역위원회)는 삼성이 애플의 특허 USRE41,922의 청구항 34와 35를 침해했고, US7,912,501의 청구항 3은 침해하지 않았다고 판결했습니다. 판결 내용은 2013년 4월 4일에 공개되었습니다.
재심 대상 특허는 USRE41,922의 청구항 34와 35(이들은 청구항 33에 종속) 및 US7,912,501의 청구항 3이었는데, 이중 전자의 경우에 침해를 인정하였고 후자는 불인정되었습니다. 이중에서 USRE41,922의 청구항 34는 안드로이드 2.2, 2.3, 3.x 및 4.0을 이용하는 제품들에 해당하는 제품들이 이 청구항의 내용을 침해한다고 판결하고 있습니다.
* USRE41,922 청구항 33, 34 및 35.(원문을 그대로 옮깁니다)
33. A method for displaying images on a display screen of an electronic device, comprising the steps of:
displaying a base image on a display screen of said electronic device;
displaying a translucent image on said screen such that portions of said base image which are covered by said translucent image are at least partially visible through said translucent image; and
receiving input in said displayed base image while said base image remains at least partially covered by said translucent image.
34. A method as recited in claim 33, wherein said base image is active to receive user inputs.
35. A method as recited in claim 33, wherein the electronic device is a handheld device.
이 사건에서 문제가 되었던 특허권 중에서 특허 7,863,533, 특허 7,789,697의 청구항 1-3, 11, 12, 15, 16 및 21-27, 특허 7,479,949의 청구항 3은 애플의 2012년 3월 9일의 청구에 따라 2012년 5월 3일에 대상에서 제외되었습니다.
이후 나머지 특허들(일부 청구항이 배제된 것들을 포함)과 관련하여, 2012년 10월 24일 USITC는 예비판정에서 삼성이 7,479,949, RE41,922, 7,912,501, D618,678 등 4개 권리(특허 및 디자인 특허)와 관련하여 침해했음을 이유로 애플이 제기한 삼성 제품의 수입금지 판정을 했고, 7,789,697과 D558,757의 권리에 대해서는 수입금지를 불인정했습니다.
예비 판정의 침해 인정 내용은 다음과 같습니다.
- D618,678(아이폰 전면 디자인) : Galaxy S 2 (SGH-T989)를 제외하고 침해 인정
- 7,479,949(휴리스틱스를 적용하여 명령을 판단하기 위한 터치 스크린 장치, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스) : 청구항 1, 4-6 및 10-20의 침해 인정
- RE41,922(컴퓨터 디스플레이상에서 반투명 이미지를 제공하는 방법 및 장치): 청구항 29, 30, 33-35의 침해 인정, 청구항 30 및 31은 불인정
- 7,912,501(오디오 I/O 해드셋 플러그와 플러그 탐지 회로): 각 제품에 대해 청구항 1-4 및 8 중에서 침해 청구항을 명시
이에 대해, 구글, 애플 및 삼성이 이의를 제기하였는데, 이의가 제기된 사항들 중에서 예비판결에서 삼성이 USRE41,922 특허의 청구항 33을 침해의 침해 여부가 청구항 34과 35를 침해여부에 영향을 미치는 점에서 예비판정 본문과 ALJ의 판정 사이의 차이가 있어 이에 대한 재심의를 결정했고, 일부 제품에 관하여 US7,912,501의 청구항 3의 침해 여부에 대해서도 재심의를 결정했습니다.
그런데 이러한 예비판정의 재심 결과는 상기의 예비판정의 결과를 뒤집은 것으로 보이지는 않습니다. 결국 예비판정에서 문제가 되었던 7,479,949, RE41,922, 7,912,501, D618,678는 모두 침해로 유지되었고, 다만 US7,912,501의 청구항 3에 관하여 Transform SPH-M920, Acclaim SCH-R880, Epic 4G SPH-D700, Indulge SCH-R910, Indulge SCH-R915 및 Intercept SPH-M910 등의 침해를 부정한 점이 달라졌을 뿐입니다.
따라서 최종적인 USITC의 판결은 현재로서는 애플이 유리한 상황입니다. 다만, 최종판결이 달라질 수 있는 가능성은 아직 열려 있습니다.
이번 판결은 삼성의 구형 스마트폰에 한정되어 있다고는 하지만, 향후의 미국내 삼성과 애플의 분쟁에 관한 사안들에 대한 판결의 경향을 예상할 수 있다는 점에서 삼성이 좀더 적극적으로 대응할 필요가 있어 보입니다.
