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저작자: 강기봉 freekgb@gmail.com

호주 지식재산청(IP 호주, IP Australia)은 지난 2021년 7월 30일에 호주 연방법원에서 인공지능이 호주 특허법상의 발명자가 될 수 있다는 판결에 대해 항소하기로 결정했습니다.

호주 지식재산청은 호주 특허법에 의하면 발명자는 오직 인간만이 될 수 있고, 특허 제정법은 인공지능을 발명자로 전제하지 않았으며, 이 문제가 공공의 이익을 위해 중대한 문제라고 합니다.

호주 연방법원의 판결 내용은 아래 관련 글과 판결문을 참고할 수 있습니다.

  ※ 관련 글 : 2021.08.11 호주 법원의 AI 발명자 인정 논리가 우리 법에도 적용 가능할까?

  ※ 판결문 : https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879

아래 글은 호주 지식재산청의 공지 전문입니다.

※ 출처 : IP Australia, Commissioner to appeal court decision allowing artificial intelligence to be an inventor, 30 August 2021, https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/commissioner-appeal-court-decision-allowing-artificial-intelligence

※ 국내 소개 기사 : 한국지식재산연구원, 호주 지식재산청, AI의 발명자성을 인정한 호주 법원 판결에 항소, 2021.9.7, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=ETC&po_no=20668 

저작자: 강기봉 freekgb@gmail.com

2021년 3월 18일에 상표에 대해 기존의 대법원 판결을 뒤집는 대법원 전원합의체 판결(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결)이 있었습니다. 대법원 판결은 하급심과 이후의 대법원 판결에 대한 기초 법리를 제공하므로 대법원은 전원합의체 판결은 이러한 기초 법리를 변경한다는 점에서 의미가 있습니다.  

이 판결에 따르면 사건의 개요와 쟁점은 아래와 같습니다.

[사건의 개요] 

가.  원고는 2014. 9. 5. 표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 프로그램 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2014. 12. 18. 상표등록을 받았다(등록번호 1 생략, 이하 ‘이 사건 등록상표’라고 한다).
나.  피고는 2015. 12. 18. 설립되어 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업, 컴퓨터 수리 및 판매업 등을 하면서 , , 와 같은 형태의 표장을 사용하였다(이하 ‘피고 사용표장’이라고 한다).
다.  원고는 2016. 6. 13. 피고를 상대로 ‘데이터팩토리’, ‘DATA FACTORY’ 표장의 사용 금지 등과 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.
라.  피고는 이 사건 소송 계속 중이던 2016. 8. 10. 표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2017. 8. 8. 상표등록을 받았다(등록번호 2 생략, 이하 ‘피고 등록상표’라고 한다).
 
[쟁점]

원고는 피고 사용표장이 이 사건 등록상표권 침해라고 주장하며 그 사용의 금지 및 손해배상을 구하고, 이에 대하여 피고는 피고 사용표장은 이 사건 등록상표와 그 표장 및 서비스업이 유사하지 않고, 최소한 피고 등록상표의 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하므로 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다는 취지로 주장한다.
이 사건의 쟁점은, 피고 등록상표의 등록 이후 피고 사용표장의 사용이 후출원 등록상표의 사용으로서 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 부정되는지 여부이다.

이와 관련하여, 1986년과 1999년에 대법원은 "후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다"는 취지의 판시를 한 바 있었습니다(대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결). 이에 따라 타인의 상표권과 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품으로 등록하게 되면, 그 상표가 유효한 기간 만큼 타인의 상표권 침해 책임에서 벗어날 수 있었습니다. 즉, 이 사건에서와 같이 후출원이라도 상표가 등록되면 상표 침해에 대한 면책이 가능했습니다.   

그렇지만 2021년에 대법원은 아래와 같이 판결합니다.

상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권ㆍ실용신안권ㆍ디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(상표법 제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.

그래서 후출원 등록상표가 유효하더라도 이것을 사용하면 선출원 등록상표의 상표권 침해가 성립되게 되었습니다. 이와 같이 이 대법원 판결의 법리가 변경되었습니다. 

또한 대법원은 이 법리가 특허권, 실용신안권 및 디자인권에도 동일하게 적용된다고 판시하였습니다.

특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호ㆍ장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급ㆍ보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

이 판결의 판시사항과 판결요지는 아래와 같습니다.

상표권침해금지등 [대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결]

【판시사항】

상표권자가 상표등록출원일 전에 출원ㆍ등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용한 경우, 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는지 여부(적극) / 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우에도 같은 법리가 그대로 적용되는지 여부(적극)

【판결요지】

(가) 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원ㆍ등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

① 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).

② 상표법은 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 동일ㆍ유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).

③ 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권ㆍ실용신안권ㆍ디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(상표법 제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.

(나) 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호ㆍ장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급ㆍ보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

판결문 원문은 법제처 국가법령정보센터(https://www.law.go.kr)에서 검색이 가능하고 아래 대법원 사이트에서도 보실 수 있습니다.

https://www.scourt.go.kr/supreme/news/NewsViewAction2.work?pageIndex=1&searchWord=%BB%F3%C7%A5&searchOption=&seqnum=7599&gubun=4&type=5 

저작자: 강기봉 freekgb@gmail.com

실용신안의 대상이 되는 발명은 고안이라고 기술합니다. 고안이 실용신안을 받으려면 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성의 요건을 갖추어야 합니다.

대법원은 "고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다."고 전제합니다.

이때 "통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지"가 중요한 판단 기준입니다. 그런데 통상의 기술자가 문제가 된 고안의 명세서에 기술된 기술 내용들을 모두 알고 있다면 해당 고안은 아주 쉽게 창작될 수 있을 것입니다. 예를 들어 일상적으로 특정한 결과를 만들어 내기 어려운 사안에 대해 이미 그 과정에 필요한 정보를 알고 있다면 그 결과를 쉽게 만들어 낼 수 있는 경우를 생각해 볼 수 있습니다. 

따라서 대법원은 "진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결 등 참조)."는 점을 분명히 하고 있습니다. 

이와 관련한 대법원 판결을 아래와 같습니다. 위 사안과 관련하여 '대법원 2020. 10. 15. 선고 2016후2829 판결'은 '대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결'의 법리를 그대로 채용하고 있습니다.

대법원 2020. 10. 15. 선고 2016후2829 판결 [등록무효(실)]

【판시사항】

[1] 고안의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법 및 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 고안할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)

[2] 甲 주식회사가 명칭을 “홀 아이씨(Hall IC) 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스”로 하는 등록고안의 실용신안권자인 乙을 상대로 등록고안의 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원이 이를 인용하는 심결을 한 사안에서, 등록고안의 청구범위 제1항은 ‘휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 휴대폰에 장착되어 휴대폰의 외관을 보호하는 휴대폰 케이스’와 ‘휴대폰 케이스의 전면부에는 휴대폰에 내장된 홀 아이씨와 대응되는 지점에 영구자석 및 요크를 매개로 구현된 차폐자석이 내장’된 것을 구성으로 하는데, 선행고안들의 구성이나 내용에는 이들을 결합할 동기나 암시가 나타나 있지 않고, 통상의 기술자가 영구자석과 요크를 일체화한 차폐자석을 휴대폰 케이스에 극히 쉽게 적용할 수 있다고 보기 어려우므로 등록고안의 진보성이 부정되지 않는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

【이 유】

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후 제출된 상고이유보충서들의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 

1.  고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결 등 참조).

 
2.  위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 

가.  명칭을 “홀 아이씨(Hall IC) 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스”로 하는 이 사건 고안(실용신안번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 고안’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 ‘휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 휴대폰에 장착되어 휴대폰의 외관을 보호하는 휴대폰 케이스’와 ‘휴대폰 케이스의 전면부에는 휴대폰에 내장된 홀 아이씨와 대응되는 지점에 영구자석 및 요크를 매개로 구현된 차폐자석이 내장’된 것을 구성으로 한다.

 
나.  선행고안 4는 차폐기능이 없는 자석을 사용하는 반면 이 사건 제1항 고안은 영구자석과 요크를 매개로 구현되어 자력 차폐기능이 있는 차폐자석을 사용한다는 차이점이 있고, 이러한 차이점은 차폐자석 그 자체인 선행고안 2에 나타나 있다.

 
다.  이 사건 제1항 고안은 ‘휴대폰 케이스 전면부의 휴대폰에 내장된 홀 아이씨와 대응되는 지점에 차폐자석을 사용함으로써 휴대폰 케이스의 전면부를 후면부 뒤로 젖힘에 따라 발생할 수 있는 센서의 오동작 방지’를 기술적 과제로 한다. 반면, 선행고안 4는 휴대폰 케이스가 닫혀 있을 때 외부 압력으로 휴대폰 키입력부가 눌려져 휴대폰이 켜지는 등의 오작동을 방지하는 것을 기술적 과제로 하여, 물리적 자극이 아닌 자력과 자력에 대한 홀센서의 반응만으로 그 작동을 조절하는 것을 해결수단으로 할 뿐, 휴대폰 케이스 전면부가 뒤로 젖혀질 경우 영구자석의 사용으로 인해 나타날 수 있는 문제점에 대한 인식은 전혀 나타나 있지 않다. 또한 선행고안 2는 일반적인 전기ㆍ전자 분야에서 사용될 수 있는 차폐자석이다.

 
라.  이와 같은 선행고안들의 구성이나 내용에는 이들을 결합할 동기나 암시가 나타나 있지 않고, 전자 제품의 부품에서 차폐판 또는 요크를 사용한 자력 차폐기술이 나타나 있는 을 제3 내지 5호증의 각 기재만으로는 통상의 기술자가 영구자석과 요크를 일체화한 차폐자석을 휴대폰 케이스에 극히 쉽게 적용할 수 있다고 보기 어렵다.

 
마.  한편 이 사건 제1항 고안의 진보성이 부정되지 아니하는 이상 이 사건 제1항 고안을 인용하는 종속항인 이 사건 제2항 내지 제4항 고안 역시 진보성이 부정되지 않는다.

판례의 실용신안 정보

고안의 명칭 : 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스(MOBILE PHONE CASE)
(21) 출원번호/일자 2020120011433 (2012.12.06)
(71) 출원인 오춘택
(11) 등록번호/일자 2004708620000 (2014.01.08)

(57) 요 약
본 고안은 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스에 관한 것으로, 그 목적은 특정 구조의 요크 및 영구자석을 휴대폰 케이스에 내장하여 휴대폰 케이스의 개폐와 동시에 해당 휴대폰이 자동으로 동작되도록 하여 사용자의 편의성이 증대될 수 있도록 한 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스를 제공하기 위한 것이다.
이를 위해, 본 고안에 따른 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스는, 휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 휴대폰에 장착되어 해당 휴대폰의 외관을 보호하는 휴대폰 케이스에 있어서, 상기 휴대폰 케이스의 전면부에는 휴대폰에 내장된 Hall IC와 대응되는 지점에 영구자석 및 요크를 매개로 구현된 차폐자석이 내장되어 구성된다.

대표도

 * 실용신안 정보 및 이미지 출처 : 등록실용신안공보(특허정보넷 키프리스 http://www.kipris.or.kr/)