저작권법 제104조는 이러한 온라인서비스제공자들 중에서 "다른 사람들 상호 간에 컴퓨터를 이용하여 저작물등을 전송하도록 하는 것을 주된 목적으로 하는 온라인서비스제공자"를 특수한 유형의 온라인서비스제공자로 규정하여 이들에 대해서는 추가적인 의무를 부과하고 있습니다. 이것의 구체적인 범위는 문화체육관광부장관에 의한 고시에 의해 정해지는데, 2021년 11월 26일부터 시행되는 「특수한 유형의 온라인서비스제공자의 범위」(문화체육관광부 고시 제2021-0062호)가 일부개정되어 고시되었습니다.
저작권법 제104조(특수한 유형의 온라인 서비스제공자의 의무 등) ①다른 사람들 상호 간에 컴퓨터를 이용하여 저작물등을 전송하도록 하는 것을 주된 목적으로 하는 온라인서비스제공자(이하 “특수한 유형의 온라인서비스제공자”라 한다)는 권리자의 요청이 있는 경우 해당 저작물등의 불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 권리자의 요청 및 필요한 조치에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009. 4. 22.> ②문화체육관광부장관은 제1항의 규정에 따른 특수한 유형의 온라인서비스제공자의 범위를 정하여 고시할 수 있다. <개정 2008. 2. 29.> ③ 문화체육관광부장관은 제1항에 따른 기술적인 조치 등 필요한 조치의 이행 여부를 정보통신망을 통하여 확인하여야 한다. <신설 2020. 2. 4.> ④ 문화체육관광부장관은 제3항에 따른 업무를 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다. <신설 2020. 2. 4.>
특수한 유형의 온라인 서비스제공자의 의무는 저작권법 시행령에 규정되어 있으며 아래와 같습니다.
저작권법 시행령 제46조(불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치 등 필요한 조치) ①법 제104조제1항 전단에서 “해당 저작물등의 불법적인 전송을 차단하는 기술적인 조치 등 필요한 조치”란 다음 각 호의 모든 조치를 말한다. <개정 2009. 7. 22.> 1. 저작물등의 제호등과 특징을 비교하여 저작물등을 인식할 수 있는 기술적인 조치 2. 제1호에 따라 인지한 저작물등의 불법적인 송신을 차단하기 위한 검색제한 조치 및 송신제한 조치 3. 해당 저작물등의 불법적인 전송자를 확인할 수 있는 경우에는 그 저작물등의 전송자에게 저작권침해금지 등을 요청하는 경고문구의 발송 ②제1항제1호 및 제2호의 조치는 권리자가 요청하면 즉시 이행하여야 한다. ③ 문화체육관광부장관은 법 제104조제4항에 따라 같은 조 제3항에 따른 기술적인 조치 등 필요한 조치의 이행 여부를 정보통신망을 통해 확인하는 업무를 법 제122조의2에 따른 한국저작권보호원(이하 “보호원”이라 한다)에 위탁한다. <신설 2020. 8. 4.>
□ 특수한 유형의 온라인서비스제공자의 범위
2021년 11월 26일부터 시행된 「특수한 유형의 온라인서비스제공자의 범위」(문화체육관광부 고시 제2021-0062호) 고시의 내용은 아래와 같습니다.
문화체육관광부 고시 제2021-0062호
「특수한 유형의 온라인서비스제공자의 범위」
저작권법 제104조에 의거하여 특수한 유형의 온라인 서비스제공자의 범위를 다음과 같이 고시합니다.
2021년 11월 26일
문화체육관광부장관
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 저작권법 제104조의 규정에 의한 특수한 유형의 온라인서비스제공자로 본다.
1. 개인 또는 법인(단체 포함)의 컴퓨터 등에 저장된 저작물 등을 공중이 이용할 수 있도록 업로드 한 자에게 상업적 이익 또는 이용편의를 제공하는 온라인서비스제공자
※ 상업적 이익 또는 이용편의 제공 예시 : 적립된 포인트를 이용해 쇼핑, 영화 및 음악감상, 현금교환 등을 할 수 있게 하거나, 사이버머니, 파일 저장공간 제공 등을 통하여 저작물 등을 공유하는 자에게 경제적 혜택이돌아가도록 하는 경우
2. 개인 또는 법인(단체 포함)의 컴퓨터 등에 저장된 저작물 등을 공중이 다운로드 할 수 있도록 기능을 제공하고 다운로드 받는 자가 비용을 지급하는 형태로 사업을 하는 온라인서비스제공자
※ 비용 지급 예시 : 저작물 등을 이용 시 포인트 차감, 쿠폰사용, 사이버머니 지급, 공간제공 등의 방법으로 경제적 대가를 지급해야 하는 경우
3. P2P 기술을 기반으로 개인 또는 법인(단체 포함)의 컴퓨터 등에 저장된 저작물 등을 업로드 하거나 다운로드 할 수 있는 기능을 제공하여 상업적 이익을 얻는 온라인서비스제공자
※ 상업적 이익 예시 : 저작물 등을 공유하는 웹사이트 또는 프로그램에 광고게재, 타 사이트 회원가입 유도 등의 방법으로 경제적 수익을 창출하는 경우
부 칙
① (시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.
② (재검토기한) 문화체육관광부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
원래 음반은 물리적인 형태의 LP. CD, DVD, 블루레이 등을 지칭했지만, 컴퓨팅 환경의 발전과 함께 음원이 디지털 파일로 제작되는 것이 일반화되었습니다. 이런 이유에서 음반이 이러한 디지털 파일 형태로 제작된 것을 포함하는 것인지에 대해 혼란이 있었고 대법원 판결들은 상반되는 판결로 이러한 혼란 양상을 보여주었습니다. 그렇지만 저작권법이 개정되면서 이런 혼란이 정리되었는데, 이에 따라 상업용 음반은 어떠한 형태이든 판매를 통해 거래에 제공된 음반이 모두 포함되게 되었고, 상업용 음반을 직접 재생하는 경우 뿐만 아니라 스트리밍 등의 방식을 통하여 재생하는 경우에도 저작권법이 적용되게 되었습니다.
□ 음반 및 상업용 음반의 의의
저작권법은 제2조 제5호에 음반을 "음(음성ㆍ음향을 말한다. 이하 같다)이 유형물에 고정된 것(음을 디지털화한 것을 포함한다)을 말한다. 다만, 음이 영상과 함께 고정된 것을 제외한다."고 정의합니다. 따라서 음반은 물리적인 음반뿐만 아니라 디지털 형태의 파일도 포함합니다.
그리고 저작권법 제21조는 '상업용 음반'을 상업적 목적으로 공표된 음반으로 기술합니다. 즉, 상업용 음반은 상업적 목적으로 공표된 음이 유형물에 고정되거나 디지털화된 것을 말합니다.
제2조(정의) 5. “음반”은 음(음성ㆍ음향을 말한다. 이하 같다)이 유형물에 고정된 것(음을 디지털화한 것을 포함한다)을 말한다. 다만, 음이 영상과 함께 고정된 것을 제외한다. 제21조(대여권) 제20조 단서에도 불구하고 저작자는 상업적 목적으로 공표된 음반(이하 “상업용 음반”이라 한다)이나 상업적 목적으로 공표된 프로그램을 영리를 목적으로 대여할 권리를 가진다.
□ 상충된 판례와 법률의 개정
제29조, 제76조의2 및 제83조의2에 '상업용 음반'이 기술되어 있는데, 2016년 3월 22일에 개정된 저작권법([시행 2016. 9. 23.] [법률 제14083호, 2016. 3. 22., 일부개정]) 이전에는 '판매용 음반'으로 기술되어 있었고, 이로 인해 아래의 세 사건에서 이것의 해석에서 상반된 판결이 있었습니다. 위 개정 시에 이것을 '상업용 음반'으로 개정하여 이러한 혼란을 제거하였습니다.
스타벅스 사건(대법원 2012.5.10. 선고 2010다87474 판결) : 시중에 판매할 목적으로 제작된 음반으로 한정 해석
현대백화점 사건(대법원 2015. 12. 10. 선고 2013다219616 판결) : 디지털화된 것까지 확장 해석
롯데하이마트 사건(대법원 2016.8.24 선고 2016다204653 판결) : 시중에 판매할 목적으로 제작된 음반으로 한정 해석
제29조(영리를 목적으로 하지 아니하는 공연ㆍ방송) ①영리를 목적으로 하지 아니하고 청중이나 관중 또는 제3자로부터 어떤 명목으로든지 반대급부를 받지 아니하는 경우에는 공표된 저작물을 공연(상업용 음반 또는 상업적 목적으로 공표된 영상저작물을 재생하는 경우를 제외한다) 또는 방송할 수 있다. 다만, 실연자에게 통상의 보수를 지급하는 경우에는 그러하지 아니하다. ②청중이나 관중으로부터 해당 공연에 대한 반대급부를 받지 아니하는 경우에는 상업용 음반 또는 상업적 목적으로 공표된 영상저작물을 재생하여 공중에게 공연할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제76조의2(상업용 음반을 사용하여 공연하는 자의 실연자에 대한 보상) ① 실연이 녹음된 상업용 음반을 사용하여 공연을 하는 자는 상당한 보상금을 그 실연자에게 지급하여야 한다. 다만, 실연자가 외국인인 경우에 그 외국에서 대한민국 국민인 실연자에게 이 항의 규정에 따른 보상금을 인정하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다. ② 제1항에 따른 보상금의 지급 및 금액 등에 관하여는 제25조제7항부터 제11항까지 및 제76조제3항ㆍ제4항을 준용한다.
제83조의2(상업용 음반을 사용하여 공연하는 자의 음반제작자에 대한 보상) ① 상업용 음반을 사용하여 공연을 하는 자는 상당한 보상금을 해당 음반제작자에게 지급하여야 한다. 다만, 음반제작자가 외국인인 경우에 그 외국에서 대한민국 국민인 음반제작자에게 이 항의 규정에 따른 보상금을 인정하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다. ② 제1항에 따른 보상금의 지급 및 금액 등에 관하여는 제25조제7항부터 제11항까지 및 제76조제3항ㆍ제4항을 준용한다.
□ '상업용 음반'의 의미
'상업용 음반'은 위 판례 중에서 "현대백화점 사건(대법원 2015. 12. 10. 선고 2013다219616 판결)"의 내용에 해당한다고 할 수 있습니다. 이 판결에 따르면, ‘판매용 음반’, 즉 '상업용 음반'에는 불특정 다수인에게 판매할 목적으로 제작된 음반뿐만 아니라 어떠한 형태이든 판매를 통해 거래에 제공된 음반이 모두 포함되고, ‘사용’에는 상업용 음반을 직접 재생하는 직접사용뿐만 아니라 판매용 음반을 스트리밍 등의 방식을 통하여 재생하는 간접사용도 포함된다고 해석할 수 있습니다.
[대법원 2015. 12. 10. 선고 2013다219616 판결]
저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항은 판매용 음반을 사용하여 공연을 하는 자는 상당한 보상금을 해당 실연자나 음반제작자에게 지급하도록 규정하고 있다. 위 각 규정이 실연자와 음반제작자에게 판매용 음반의 공연에 대한 보상청구권을 인정하는 것은, 판매된 음반이 통상적으로 예정하고 있는 사용 범위를 초과하여 공연에 사용되는 경우 그로 인하여 실연자의 실연 기회 및 음반제작자의 음반판매 기회가 부당하게 상실될 우려가 있으므로 그 부분을 보상해 주고자 하는 데에 그 목적이 있다. 이러한 규정의 내용과 취지 등에 비추어 보면 위 각 규정에서 말하는 ‘판매용 음반’에는 불특정 다수인에게 판매할 목적으로 제작된 음반뿐만 아니라 어떠한 형태이든 판매를 통해 거래에 제공된 음반이 모두 포함되고, ‘사용’에는 판매용 음반을 직접 재생하는 직접사용뿐만 아니라 판매용 음반을 스트리밍 등의 방식을 통하여 재생하는 간접사용도 포함된다고 해석함이 타당하다.
원심판결 이유에 의하면, ① 주식회사 케이티뮤직(이하 ‘케이티뮤직’이라고만 한다)은 음반제작자들로부터 디지털 음원을 받아 이를 음원 데이터베이스(DB)에 저장, 관리하면서 필요할 때마다 음원을 추출하여 사용한 사실, ② 피고는 케이티뮤직에 매월 ‘매장음악서비스이용료’를 지급하고, 케이티뮤직으로부터 인증받은 컴퓨터에 소프트웨어를 다운로드한 후 케이티뮤직이 제공한 웹페이지에 접속하여 아이디와 패스워드를 입력한 다음 케이티뮤직이 스트리밍 방식으로 전송하는 음악을 실시간으로 매장에 틀어 놓은 사실, ③ 케이티뮤직은 피고로부터 받은 위 ‘매장음악서비스이용료’의 일부를 원고들에게 디지털음성송신보상금이라는 명목으로 다시 지급한 사실, ④ 그런데 위 디지털음성송신보상금에 공연보상금은 포함되어 있지 않은 사실 등을 알 수 있다.
이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 케이티뮤직이 위 디지털음성송신보상금을 지급하고 음반제작자로부터 받은 디지털 음원은 저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항의 ‘판매용 음반’에 해당하고, 피고가 위 디지털 음원을 케이티뮤직으로부터 제공받고 스트리밍 방식을 통하여 매장에 틀어 놓아 간접사용한 행위는 판매용 음반을 사용하여 공연한 행위에 해당한다.
판매용 음반을 사용하여 공연을 하는 자로 하여금 상당한 보상금을 실연자나 음반제작자에게 지급하도록 규정한 저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항의 입법 취지 / 위 각 규정에서 말하는 ‘판매용 음반’에 어떠한 형태이든 판매를 통해 거래에 제공된 음반이 모두 포함되는지 여부(적극) 및 ‘사용’에 판매용 음반을 스트리밍 등의 방식을 통하여 재생하는 간접사용이 포함되는지 여부(적극)
【판결요지】
저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항은 판매용 음반을 사용하여 공연을 하는 자는 상당한 보상금을 실연자나 음반제작자에게 지급하도록 규정하고 있다. 위 각 규정이 실연자와 음반제작자에게 판매용 음반의 공연에 대한 보상청구권을 인정하는 것은, 판매된 음반이 통상적으로 예정하고 있는 사용 범위를 초과하여 공연에 사용되는 경우 그로 인하여 실연자의 실연 기회 및 음반제작자의 음반판매 기회가 부당하게 상실될 우려가 있으므로 그 부분을 보상해 주고자 하는 데에 목적이 있다. 이러한 규정의 내용과 취지 등에 비추어 보면 위 각 규정에서 말하는 ‘판매용 음반’에는 불특정 다수인에게 판매할 목적으로 제작된 음반뿐만 아니라 어떠한 형태이든 판매를 통해 거래에 제공된 음반이 모두 포함되고, ‘사용’에는 판매용 음반을 직접 재생하는 직접사용뿐만 아니라 판매용 음반을 스트리밍 등의 방식을 통하여 재생하는 간접사용도 포함된다.
【참조조문】 저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항
【전문】
【원고, 피상고인】 사단법인 한국음악실연자연합회 외 1인 (소송대리인 법무법인 지평 외 2인)
【피고, 상고인】 주식회사 현대백화점 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 안은지 외 2인)
【원심판결】 서울고법 2013. 11. 28. 선고 2013나2007545 판결
【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 각 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 상고이유 제1, 2점에 관하여
저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항은 판매용 음반을 사용하여 공연을 하는 자는 상당한 보상금을 해당 실연자나 음반제작자에게 지급하도록 규정하고 있다. 위 각 규정이 실연자와 음반제작자에게 판매용 음반의 공연에 대한 보상청구권을 인정하는 것은, 판매된 음반이 통상적으로 예정하고 있는 사용 범위를 초과하여 공연에 사용되는 경우 그로 인하여 실연자의 실연 기회 및 음반제작자의 음반판매 기회가 부당하게 상실될 우려가 있으므로 그 부분을 보상해 주고자 하는 데에 그 목적이 있다. 이러한 규정의 내용과 취지 등에 비추어 보면 위 각 규정에서 말하는 ‘판매용 음반’에는 불특정 다수인에게 판매할 목적으로 제작된 음반뿐만 아니라 어떠한 형태이든 판매를 통해 거래에 제공된 음반이 모두 포함되고, ‘사용’에는 판매용 음반을 직접 재생하는 직접사용뿐만 아니라 판매용 음반을 스트리밍 등의 방식을 통하여 재생하는 간접사용도 포함된다고 해석함이 타당하다. 원심판결 이유에 의하면, ① 주식회사 케이티뮤직(이하 ‘케이티뮤직’이라고만 한다)은 음반제작자들로부터 디지털 음원을 받아 이를 음원 데이터베이스(DB)에 저장, 관리하면서 필요할 때마다 음원을 추출하여 사용한 사실, ② 피고는 케이티뮤직에 매월 ‘매장음악서비스이용료’를 지급하고, 케이티뮤직으로부터 인증받은 컴퓨터에 소프트웨어를 다운로드한 후 케이티뮤직이 제공한 웹페이지에 접속하여 아이디와 패스워드를 입력한 다음 케이티뮤직이 스트리밍 방식으로 전송하는 음악을 실시간으로 매장에 틀어 놓은 사실, ③ 케이티뮤직은 피고로부터 받은 위 ‘매장음악서비스이용료’의 일부를 원고들에게 디지털음성송신보상금이라는 명목으로 다시 지급한 사실, ④ 그런데 위 디지털음성송신보상금에 공연보상금은 포함되어 있지 않은 사실 등을 알 수 있다. 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 케이티뮤직이 위 디지털음성송신보상금을 지급하고 음반제작자로부터 받은 디지털 음원은 저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항의 ‘판매용 음반’에 해당하고, 피고가 위 디지털 음원을 케이티뮤직으로부터 제공받고 스트리밍 방식을 통하여 매장에 틀어 놓아 간접사용한 행위는 판매용 음반을 사용하여 공연한 행위에 해당한다. 원심이 위와 같은 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항의 ‘판매용 음반’에 관한 법리를 오해하거나 심리미진으로 판결에 영향을 미친 위법이 없다. 2. 상고이유 제3점에 관하여
원심은 그 판시와 같은 이유로 실연자 등 저작인접권자의 개별적 위임이 없더라도 원고들이 저작권법 제76조의2 제2항, 제83조의2 제2항이 준용하는 저작권법 제25조 제5항에 기한 공연보상금을 청구할 수 있다는 취지로 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 원고들의 청구권원에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. 3. 상고이유 제4점에 관하여
원심은 그 판시와 같이 피고가 회원사로 가입되어 있는 사단법인 한국백화점협회(이하 ‘한국백화점협회’라고만 한다)와 원고들 사이에 공연보상금의 기준 등에 관한 합의서가 이미 작성되어 있는 점, 원고들의 고시 요청에 대하여 문화체육관광부장관은 위 합의에 이르기까지 원고들과 한국백화점협회 사이의 협의 경과 등에 비추어 볼 때 한국백화점협회의 회원사인 백화점에 대해서는 고시할 사유에 해당하지 않는다는 취지로 회신한 사실 등을 인정한 다음, 원고들로서는 이러한 고시에 관한 처분에 대하여 행정소송을 제기하여 다툴 필요 없이 민사소송으로 직접 정당한 액수의 보상금 지급을 구할 수 있다는 취지로 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 보상금 결정절차에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. 4. 결론
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
예외) 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없습니다.
위와 같이 특허를 받을 수 있는 자가 아닌 자는 무권리자라고 하고, 무권리자가 특허출원을 하는 경우는 특허를 받을 수 없으므로 특허거절결정을 받게 됩니다.
또한 특허권의 설정등록이 이뤄지더라도 이러한 특허는 무권리자의 특허로 특허무효사유에 해당하여, 특허의 무효심판에 의해 무효가 될 수 있습니다(제133조 제1항 제2호).
□ 승계인
위와 같이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전할 수 있습니다(제37조 제1항). 다만, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자 모두의 동의를 받아야 그 지분을 양도할 수 있습니다(제37조 제3항). 이렇게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전 받은 자는 승계인이 됩니다.
□ 제3자에 대한 대항
특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받는 경우에는, 그 승계인이 특허출원을 해야 제3자에게 대항할 수 있습니다(제38조 제1항). 즉, 일단 특허출원을 한 경우에 제3자에게 대항할 수 있게 됩니다. 그리고 제3자에게 대항한다는 것은 특허를 원래 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 둘 이상의 자에게 그 권리를 이전한 경우에 먼저 이전을 받은 자가 다른 자에게 자신의 권리를 주장할 수 있는지 여부를 의미합니다.
만약 이때 둘 이상의 승계인이 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생합니다(제38조 제2항).
이에 대해 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계를 제외하고는 특허출원인변경신고를 해야만 그 효력이 발생합니다(제38조 제4항).
□ 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한 양도인의 지위
특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아닙니다. 그리고 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허입니다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결).
□ 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 자의 지위
상기한 바와 같이, 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받는 경우에는, 그 승계인이 특허출원을 해야 제3자에게 대항할 수 있습니다(제38조 제1항)(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결). 그래서 특허가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허출원을 하지 않았다면 제3자에게 대항할 수 없다고 해석할 수도 있습니다. 그렇지만 대법원은 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 갖게 된 사람만을 의미한다고 판단했습니다. 즉, 복수의 유효한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 자들이 있었고, 그 중의 한 자가 특허출원을 하면 다른 한 자가 제3자가 됩니다.
그리고 정당한 권리자가 아닌 사람의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허 자체가 무효인 가운데 이러한 무효인 특허에 대한 권리를 승계하였으며, 이 자는 유효하게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 자가 아니므로 상기한 제3자가 될 수 없습니다. 그래서 특허법 제38조 제1항 자체가 위 사안에는 적용되지 않습니다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결).
또한 대법원은 무권리자에 의하여 출원되어 등록된 특허권의 이전등록을 받은 자에 대해 위 제38조 제1항이 유추적용되지 않는다고 판단했습니다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결). 대법원은 그 근거로 특허법상의 특허무효심판 제도, 무권리자의 특허권 무효 이후에 정당한 권리자의 특허출원에 대한 선출원의 지위 부정, 정당한 권리자의 특허출원 시에 무권리자의 특허출원일을 그 출원일로 인정, 무권리자에 의한 출원에 해당하는 특허권에 대한 이전 청구 제도 등의 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자를 보호하는 규정들을 제시한 특허법원의 판결(특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결)을 그대로 인정하였습니다.
따라서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 자는 특허권 자체가 무효이므로 아무런 권리가 없습니다.
□ 특허무효사유가 있는 특허권의 무효와 정당한 권리자의 특허출원
위와 같이 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 그 권리를 상실했으므로 특허출원을 하여 특허를 취득했다고 하더라도, 그 특허는 특허의 무효심판에 의해 무효가 될 수 있습니다. 그리고 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자가 특허출원을 하여 특허를 받을 수 있습니다.
관련 판례 전문 : 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결
【판시사항】
[1] 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인이 특허출원을 하여 설정등록이 이루어진 경우, 그 특허권이 특허무효사유에 해당하는 ‘정당한 권리자 아닌 사람’의 특허인지 여부(적극)
[2] 특허법 제38조 제1항에서 규정한 ‘제3자’의 의미 및 ‘정당한 권리자 아닌 사람’의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인이 이에 해당하는지 여부(소극)
【판결요지】
[1] 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.
[2] 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 정당한 권리자 아닌 사람의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.
【참조조문】
[1] 특허법 제33조 제1항, 제133조 제1항 제2호
[2] 특허법 제33조 제1항, 제38조 제1항, 제133조 제1항 제2호
【전문】
【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 법무법인(유한) 화우 담당변호사 김정규 외 1인)
【피고, 피상고인】 한성에스앤아이 주식회사(변경 전 상호: 석문전기 주식회사) (소송대리인 변리사 황이남 외 1인)
【피고보조참가인, 피상고인】 국방과학연구소 (소송대리인 변호사 김재식 외 3인)
【원심판결】 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결
【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 사건 개요와 쟁점
피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인에게 ‘분리탑재형 발전기 세트’를 제작하여 공급하기로 계약하였고(이하 ‘이 사건 제1계약’이라 한다), 주식회사 우창엔지니어링(이하 ‘우창엔지니어링’이라 한다)은 2012. 12. 5. 피고에게 위 발전기 세트 중 ‘전원분배장치 구성품’을 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 ‘이 사건 제2계약’이라 한다). 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있다. 이 사건 제2계약의 이행 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 사람(우창엔지니어링의 직원)에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자인 우창엔지니어링을 거쳐 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 그런데 우창엔지니어링은 2015. 5. 28. 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받았고, 2017. 8. 30. 원고에게 그 특허권을 이전해 주었다. 쟁점은 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부와 원고가 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’에 해당하는지 여부이다.
2. 무권리자의 특허와 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’(상고이유 제1, 2점)
발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다. 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다. 원심은 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다. 원심판결 이유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심판단에 특허법 제33조 제1항과 제38조 제1항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.
3. 특허출원에 관한 합의 여부 등(상고이유 제3점)
원심은, 피고 또는 피고보조참가인이 우창엔지니어링과 이 사건 특허발명을 우창엔지니어링 명의로 출원하기로 합의하였다거나 그러한 출원을 묵시적으로 승인하였다고 보기 어렵다고 판단하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심판단에 의사표시 해석에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 없다.
4. 결론
원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
