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저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

초상권을 비롯한 퍼블리시티권의 보호 필요성에 대한 논의가 계속되어 왔고 몇 차례 저작권법 개정과 관련하여 입법 시도가 있어 왔습니다. 이번 저작권법 전부개정법률안(도종환의원 등 13인 발의, 의안번호 2107440, 제안일자 2021.01.15)으로 저작권법에 퍼블리시티권에 관한 보호 규정이 입법될 것으로 보입니다. 향후에 이와 관련한 입법이 어떻게 진행될지 귀추가 주목됩니다. 

저작권법은 제35조 제4항에 "위탁에 의한 초상화 또는 이와 유사한 사진저작물의 경우에는 위탁자의 동의가 없는 때에는 이를 이용할 수 없다"라고 규정하고 있습니다. 그래서 저작권법은 위와 같은 일정한 경우에 초상권을 인정하고 있습니다. 그렇지만 현행 저작권법에는 이외에 재산적 권리로서 초상권 등 퍼블리시티권에 관한 명시적인 규정은 존재하지 않습니다.

그래서 이외에 초상권 등 퍼블리시티권에 관하여는 아래와 같이 헌법 및 민법의 법리에 따라 판단해야 합니다. 그리고 현재 개인정보보호법에 의해 개인정보가 보호되고 있지만, 재산적 권리로서의 초상권은 이와 별개로 보호될 수 있습니다.

대법원 2010. 8. 25. 자 2008마1541 결정(공2010하, 1855), 대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결(공2017하, 2296) 및 대법원 2020. 2. 13. 선고 2015다225967 판결은 "경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위가 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당"한다고 판결한 바 있습니다. 

그리고 2020년 3월 26일에 선고된 대법원 판결(대법원 2020. 3. 26. 선고 2019마6525 판결)은 "방탄소년단(BTS)의 구성원들의 사진을 대량으로 수록한 부록과 사진이 포함된 포토카드 등을 제작하여 판매하는 행위"에 대해 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 (카)목(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정된 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 이 사건 당시의 (차)목이 (카)목으로 변경)을 적용하였습니다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결도 동일한 판결). 

  - 2021.10.31 방탄소년단(BTS) 사진 이용 특별 부록 제작 판매 사건(성과물 도용 부정경쟁행위)

그래서 초상권 등의 부당한 이용에 대해 "타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등"에 대한 침해를 민법상 불법행위 및 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위의 한 유형으로 다루어 왔습니다.

이와 같은 배경 하에, 2021년 11월 10일에 산업통상자원중소벤처기업위원장 대안으로 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(산업통상자원중소벤처기업위원장, 의안번호 2113233, 제안일자 2021.11.10)」으로 제안되어 2021년 11월 11일에 국회 본회의에서 가결되면서,  "유명인의 초상, 성명 등에 대한 무단사용행위를 별도의 부정경쟁행위로 규정"됨에 따라 퍼블리시티권이 이 법에 의해 보호하게 되었습니다. 

  - 2021.11.17 부정경쟁방지법, BTS 등 유명인의 퍼블리시티권 보호

그렇지만 이와는 별개로 초상권 등의 퍼블리시티권을 포함하는 2021년 1월 15일에 대한민국 국회에 도종환 의원이 대표발의한 저작권법 전부개정법률안이 발의되었습니다. 한편, 이 법이 국회를 통과하면 이전의 초상 등에도 그 권리가 미치게 됩니다.

저작권법 전부개정법률안(도종환의원 등 13인 발의, 의안번호 2107440, 제안일자 2021.01.15)

(아래 내용은 국회 의안정보시스템에 게시된 제안 내용입니다)

□ 주요내용

나. ‘초상등재산권’ 도입(안 제2조 및 제123조부터 제129조까지)
  1) 연예인 또는 스포츠 선수 등의 초상ㆍ성명ㆍ목소리 등이 상업적으로 이용되는 사례가 증가하고 있으며, 매체의 발달로 창작물 뿐만 아니라 창작자 자신이 유명해지고 창작물과 함께 창작자의 모습 등을 상업적으로 사용하는 경우도 늘어나고 있으나. 이에 대한 법적 근거가 불명확하여 충분한 보호가 이뤄지지 않고 있음.
  2) 이러한 초상ㆍ성명ㆍ목소리 등은 표현의 방식을 취하는 경우가 많아 저작물과 일부 유사한 특성도 있으며 대부분 저작물과 함께 이용된다는 점에서 저작권법에 이에 대한 권리를 명시하여 보호함으로써 저작물 이용과의 관계를 명확히 하고 법적 안정성을 제고하고자 함.


□ 신설 규정

제2조(정의)
22. “초상등”이란 사람의 성명ㆍ초상ㆍ목소리 또는 그 밖에 이와 유사한 것으로 그 사람을 특정할 수 있는 것을 말한다.

제5장 초상등의 보호

제123조(보호받는 초상등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 초상등에 대한 재산적 권리는 이 법에 따른 보호를 받는다.
  1. 대한민국 국민의 초상등
  2. 대한민국이 초상등의 재산적 권리에 대한 보호와 관련하여 가입 또는 체결한 조약에 따라 보호되는 외국인의 초상등
  3. 제2호에 따라 보호되는 외국인의 초상등이 아니라고 하더라도 그 외국인의 국가가 초상등의 재산적 권리를 이 법 또는 대한민국이 가입 또는 체결한 조약에 상응하게 보호하고 있고 대한민국 국민의 초상등의 재산적 권리에 대한 보호를 부인하지 아니하는 경우로 대한민국 내에 상시 거주하는 외국인(무국적자를 포함한다)의 초상등
  ② 제1항제2호 및 제3호에 따라 보호되는 외국인의 초상등이라 하더라도 그 외국인의 국가에서 대한민국 국민의 초상등의 재산적 권리를 보호하지 아니하는 경우에는 그에 상응하게 조약 및 이 법에 따른 보호를 제한할 수 있다.

제124조(저작권 등과의 관계) 이 장 각 조의 규정은 저작권 및 저작인접권에 영향을 미치는 것으로 해석되어서는 아니 된다.

제125조(다른 법률과의 관계) 초상등의 재산적 권리의 보호에 관하여는 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다.

제126조(초상등재산권) 초상등이 특정하는 사람은 자신의 초상등을 상업적 목적을 위하여 일반 공중에게 널리 인식되도록 하는 방법으로 이용할 수 있는 권리를 가진다.

제127조(초상등재산권의 제한) 초상등의 이용에 관하여는 제25조부터 제27조까지, 제28조제1항부터 제5항까지, 제29조부터 제33조까지, 제34조제1항부터 제4항까지 및 제8항, 제36조부터 제38조까지, 제40조 및 제41조, 제43조, 제47조, 제48조를 준용한다. 이 경우 “저작물”은 “초상등”으로 본다.

제128조(초상등재산권의 일신전속성) ① 초상등재산권은 초상등재산권자의 일신에 전속한다.
  ② 초상등재산권은 다른 사람에게 양도 또는 압류하거나 담보로 제공할 수 없다.

제129조(초상등재산권의 행사 등) ① 초상등재산권자는 다른 사람에게 제126조에 따른 이용을 허락할 수 있다.
  ② 제1항에 따라 허락을 받은 사람은 허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 초상등을 이용할 수 있다.
  ③ 제1항에 따른 허락에 의하여 초상등을 이용할 수 있는 권리는 초상등재산권자의 동의 없이 제3자에게 이를 양도하거나 다른 사람에게 다시 그 이용을 허락할 수 없다.
  ④ 제2항에 따른 허락을 받은 사람이라도 해당 이용행위에 대한 초상등재산권자의 개별적이고 명시적인 동의가 없는 경우 그의 명예를 훼손하는 방법으로 그 초상등을 이용할 수 없다.

□ 개정 규정

  - 제133조부터 제137조까지 온라인서비스제공자 관련 규정에 초상등에 관한 권리를 포함

  - 제183조부터 제185조까지 처벌 규정에 초상등에 관한 권리를 포함

  - 제191조부터 제194조까지 소송절차 관련 규정에 초상등에 관한 권리를 포함

□ 부칙 규정

제3조(초상등 보호에 관한 적용례) 제2조제22호 및 제123조의 개정규정은 이 법 시행 전의 초상등에도 적용한다. 다만, 제133조부터 제137조까지, 제183조부터 제185조까지, 제187조 및 제191조부터 제194조까지는 이 법 시행 후 최초로 권리침해가 발생하거나 의무위반이 발생한 경우부터 적용한다.

제22조(다른 법령의 개정) ① 관세법 일부를 다음과 같이 개정한다.
  제235조제1항제2호 중 “저작권과 저작인접권”을 “저작권, 저작인접권 및 초상등재산권”으로 한다.

  ⑨ 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.
  제4조제1항제1호 각 목 외의 부분 중 “저작권ㆍ저작인접권(著作隣接權)ㆍ출판권, 데이터베이스 제작자의 권리”를 “저작권ㆍ저작인접권(著作隣接權)ㆍ배타적발행권ㆍ데이터베이스 제작자의 권리, 초상등재산권”으로 한다.

저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

저작권법은 저작자의 권리로 공중송신권을 규정하고 있고, 공중송신에는 방송, 전송 및 디지털공중송신이 포함되어 있습니다. 저작권신탁관리단체는 공중송신이 저작권법에 입법되기 전에는 방송 또는 전송 행위에 기초하여 신탁받은 저작재산권을 행사하여 왔습니다. 그렇지만 인터넷을 통한 실시간 영상(또는 음을 포함하는 영상) 송신은 명시적인 법률 규정에 따르면 방송, 전송 및 디지털공중송신 행위에 포함되지 않고, 저작권신탁관리단체는 이것이 방송에 해당할 수 있다는 문화체육관광부의 해석에 의존하여 방송권에 기초하여 권리를 행사하여 왔습니다. 그렇지만 저작권신탁관리단체는 조금더 분명한 법적 근거가 필요한 상황일 것입니다.

이와 관련하여, 2021년 1월 15일에 대한민국 국회에 도종환 의원이 대표발의한 저작권법 전부개정법률안이 발의되었습니다. 

저작권법 전부개정안의 제2조 제12호는 디지털동시송신을 "공중송신 중 공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 공중의 구성원의 요청에 의하여 개시되는 디지털 방식의 음ㆍ영상 또는 음과 영상 등의 송신(전송은 제외한다)을 말한다. 다만, 「인터넷 멀티미디어 방송사업법」에 따른 인터넷 멀티미디어 방송사업자가 공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 송신하는 것은 “방송”으로 본다."라고 정의하였습니다.

이 정의에 따라, 디지털동시송신은 디지털 방식의 음과 영상 또는 음이나 영상이 공중송신되는 경우를 모두 포괄하는 개념입니다. 그리고 위 정의는 기존에 저작권법상의 방송과 구분되어 다뤄졌던 「인터넷 멀티미디어 방송사업법」상의 "방송"을 저작권법상의 "방송"으로 보도록 규정하였습니다. 그래서 저작권법상의 방송의 개념이 「인터넷 멀티미디어 방송사업법」상의 방송으로까지 확대되었습니다.   

그래서 실연자에게 디지털동시송신권을 부여(제94조)하고, 음반에 대한 보상인 제97조와 제105조를 디지털동시송신사업자의 실연자에 대한 보상(제97조)과 디지털동시송신사업자의 음반제작자에 대한 보상(제105조)으로 개정하였습니다. 또한 저작인접권의 제한(제111조) 규정, 저작인접권의 양도.행사 등(제112조) 규정 및 영상저작물에 대한 권리(제131조) 규정에도 디지털동시송신권에 관한 내용을 반영하였습니다.  

이러한 개정은 ‘음’ 뿐만 아니라 ‘영상’을 디지털 방식으로 실시간으로 일방향 송신하는 행위를 모두 ‘디지털동시송신’의 개념으로 새로이 정의함에 의해 영상을 인터넷을 통하여 실시간으로 일방향 송출하는 행위가 저작권법상 어떠한 행위로 정의되는지가 명확해져서 해당 행위의 저작권법상의 지위를 명확히하고 통일성 있게 규율할 수 있게 되었습니다(저작권법 전부개정법률안의 개정 주요내용). 

저작권법 전부개정법률안(도종환의원 등 13인 발의, 의안번호 2107440, 제안일자 2021.01.15)

(아래 내용은 국회 의안정보시스템에 게시된 제안 내용입니다)

□ 제안이유

저작권법은 창작자의 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모하는 것을 목적으로 하고 있음. 2006년 저작권법 전부개정 이후 15차례에 걸쳐 일부개정이 이루어졌으나, 그동안 쌍방향 온라인 기술 및 인공지능 등 기술의 발달로 누구나 저작물을 창작할 수 있게 되고 대량의 저작물을 수시로 이용하는 콘텐츠 플랫폼이 저작물 이용의 주류로 떠오르는 등, 저작물 창작과 이용 전반에 걸쳐 누적된 환경 변화에 적합한 저작권 제도를 마련할 필요성이 제기되었음.

저작권 이용 산업이 크게 성장하면서 창작자와 이용자 사이에 계약상 지위의 불균형에 따른 불공정이 발생하는 사례가 늘어감에 따라, 이 같은 문제점을 최소화하고 창작자와 저작물 이용자의 공정한 수익 분배 등 저작권 계약의 균형을 찾을 수 있는 방안에 대한 요구가 고조되었음.

또한, 온라인 콘텐츠 플랫폼이 원활하게 대량의 저작물을 유통하고 이용자도 이를 통해 안전하고 편리하게 저작물을 이용하는 것이 저작권 산업 발전의 핵심적 전제 요건이 됨에 따라, 창작자의 배타적 권리인 저작권의 원칙을 유지하면서도 이를 편리하게 이용허락을 받을 수 있는 제도적 장치에 대한 필요도 높아짐.

아울러, 인공지능과 빅데이터 분석, 온라인을 통한 실시간 송신 등 종래 저작권법에서 예상하지 못하였던 목적과 방식의 저작물 이용이 보편화되면서, 이를 규범화하여 관련 산업의 법적안정성을 높이는 것이 바람직하다는 요구도 늘어나고 있음.

이 같은 목적을 위한 새로운 제도를 도입하면서 저작권법을 전부 개정하여 정비함으로써, 창작자와 이용자 간의 공정한 권익의 균형을 찾고, 안전하고 편리한 저작물 이용허락 체계를 만들며, 기술발전과 관련 산업을 진흥하는 4차 산업혁명 시대에 적합한 공정과 상생의 저작권 생태계를 조성하고자 함.


□ 주요내용

가. ‘디지털동시송신’ 개념 도입(안 제2조, 제94조, 제97조, 제105조, 제111조, 제112조 및 제131조)

1) 현행법은 공중송신의 한 유형으로, 방송 및 전송 이외에 디지털 방식의 음의 송신만을 규정하는 ‘디지털음성송신’ 개념만 정의되어 있는데, 영상을 인터넷을 통하여 실시간으로 일방향 송출하는 행위가 저작권법상 어떠한 행위로 정의되는지 불명확하여 종전에는 사안에 따라 정부의 유권해석에 의존하여왔음.

2) 이에 ‘음’ 뿐만 아니라 ‘영상’을 디지털 방식으로 실시간으로 일방향 송신하는 행위를 모두 ‘디지털동시송신’의 개념으로 새로이 정의하여, 그러한 행위의 저작권법상의 지위를 명확히하고, 통일성 있게 규율하고자 함.


□ 개정안 규정 (안 제2조, 제94조, 제97조, 제105조, 제111조, 제112조 및 제131조)

제2조(정의) 
  12. “디지털동시송신”은 공중송신 중 공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 공중의 구성원의 요청에 의하여 개시되는 디지털 방식의 음ㆍ영상 또는 음과 영상 등의 송신(전송은 제외한다)을 말한다. 다만, 「인터넷 멀티미디어 방송사업법」에 따른 인터넷 멀티미디어 방송사업자가 공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 송신하는 것은 “방송”으로 본다.

제94조(디지털동시송신권) 실연자는 그의 실연을 디지털동시송신할 권리를 가진다. 다만, 실연자의 허락을 받아 녹음된 실연에 대하여는 그러하지 아니하다.

제97조(디지털동시송신사업자의 실연자에 대한 보상) ① 디지털동시송신사업자가 실연이 녹음된 상업용 음반을 사용하여 디지털동시송신하는 경우에는 상당한 보상금을 그 실연자에게 지급하여야 한다.
  ② 제1항에 따른 보상금의 지급 등에 관하여는 제28조제7항부터 제14항까지의 규정을 준용한다.
  ③ 제2항에 따른 단체가 보상권리자를 위하여 청구할 수 있는 보상금의 금액은 매년 그 단체와 디지털동시송신사업자가 대통령령으로 정하는 기간 안에 협의하여 정한다.
  ④ 제3항에 따른 협의가 성립되지 아니한 경우에는 문화체육관광부장관이 정하여 고시하는 금액을 지급한다.

제105조(디지털동시송신사업자의 음반제작자에 대한 보상) ① 디지털동시송신사업자가 상업용 음반을 사용하여 디지털동시송신하는 경우에는 상당한 보상금을 그 음반제작자에게 지급하여야 한다.
  ② 제1항에 따른 보상금의 지급 및 금액 등에 관하여는 제28조제7항부터 제14항까지 및 제97조제3항ㆍ제4항을 준용한다.

제111조(저작인접권의 제한) ① 저작인접권의 목적이 된 실연ㆍ음반 또는 방송의 이용에 관하여는 제25조, 제26조, 제28조제1항부터 제5항까지, 제29조부터 제35조까지, 제36조제2항, 제38조, 제40조부터 제49조까지를 준용한다.
  ② 디지털동시송신사업자는 제97조제1항 및 제105조제1항에 따라 실연이 녹음된 음반을 사용하여 송신하는 경우에는 자체의 수단으로 실연이 녹음된 음반을 일시적으로 복제할 수 있다. 이 경우 복제물의 보존기간에 관하여는 제38조제2항을 준용한다.
  ③ 제108조에도 불구하고 방송사업자가 「방송법」 제78조제1항(「인터넷 멀티미디어 방송사업법」 제21조제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 재송신을 하여야 하는 경우에는 그 범위에서 다른 방송사업자의 방송을 동시중계방송할 수 있다.
제112조(저작인접권의 양도ㆍ행사 등) ① 저작인접권의 양도에 관하여는 제57조제1항을, 실연ㆍ음반 또는 방송의 이용허락에 관하여는 제58조를, 저작인접권을 목적으로 하는 질권의 행사에 관하여는 제62조를, 저작인접권의 소멸에 관하여는 제64조를, 실연ㆍ음반 또는 방송의 배타적발행권의 설정 등에 관하여는 제76조부터 제82조까지의 규정을 각각 준용한다.
  ② 실연자가 제89조부터 제95조까지의 권리를 양도한 경우에는 제59조 및 제60조를 준용한다. 이 경우 “저작자”는 “실연자”로 본다.
  ③ 제2항에도 불구하고 영상저작물의 제작에 협력할 것을 약정한 실연자가 그 영상저작물의 이용에 관한 제89조에 따른 복제권, 제90조에 따른 배포권, 제93조에 따른 방송권, 제94조에 따른 디지털동시송신권, 제95조의 규정에 따른 전송권을 영상제작자에게 양도한 경우(제131조제3항에 따라 추정되는 경우를 포함한다)에는 제59조 및 제60조를 준용하지 아니한다.

제131조(영상저작물에 대한 권리) ① 영상제작자와 영상저작물의 제작에 협력할 것을 약정한 자가 그 영상저작물에 대하여 저작권을 취득한 경우 특약이 없으면 그 영상저작물의 이용을 위하여 필요한 권리는 영상제작자가 이를 양도 받은 것으로 추정한다.
  ② 영상저작물의 제작에 사용되는 소설ㆍ각본ㆍ미술저작물 또는 음악저작물 등의 저작재산권은 제1항의 규정에 영향을 받지 아니한다.
  ③ 영상제작자와 영상저작물의 제작에 협력할 것을 약정한 실연자의 그 영상저작물의 이용에 관한 제89조에 따른 복제권, 제90조에 따른 배포권, 제93조에 따른 방송권, 제94조에 따른 디지털동시송신권 및 제95조에 따른 전송권은 특약이 없으면 영상제작자가 이를 양도받은 것으로 추정한다.

□ 현황

2021년 1월 18일에 국회 문화체육관광위원회에 회부되어 2021년 2월 24일에 다른 개정안들과 함께 위원회 회의 안건으로 상정되어 한 차례 회의가 진행되었습니다.

 
※ 저작권법 일부개정법률안 원문 : 국회 의안정보시스템 https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Q2T1M0X1D0M4W1T4M3O0R3Y4C7O3D2   

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저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

특허발명이 구현된 물건이 시장에서 판매되는 경우에, 이 물건을 구매한 자는 이것을 사용함에 의해 특허발명을 실시하게 됩니다. 그리고 이 자는 그 물건을 재판매하게 되는데 이때 특허발명이 구현된 물건을 양도함에 의해 특허발명을 실시하게 됩니다. 그런데 이렇게 물건을 사용하거나 양도하는 것은 원칙적으로 특허권자의 독점배타적인 권리입니다. 

그러나 물건의 발명(이하 ‘물건발명’이라고 한다)과 관련하여 특허발명이 구현된 물건을 구매하면 구매자가 해당 물건을 사용하거나 이 물건을 재판매함에 의해 전전유통하는 등의 행위에 대해, 특허권이 제한되는지 여부는 특허법에 관련 규정이 없고 학설과 판례에 의해 특허권이 소진되는 것으로 인정되어 왔습니다. 그 이유는 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있기 때문입니다. 

대법원은 "물건발명에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다."고 하였습니다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결).

이에 대해 '물건을 생산하는 방법의 발명'을 포함하는 '방법의 발명'(이하 '방법발명'이라고 한다)이 구현된 물건도 사용, 판매 등에 수반되어 방법이 사용되게 됩니다. 이때 특허권자가 그 물건을 판매할 때 특허권과 관련한 반대급부를 받는 것이 일반적입니다. 따라서 방법발명도 물건발명과 마찬가지로 방법발명이 구현된 물건을 적법하게 양도한 경우에 그 물건에 구현된 방법발명에 대한 특허권도 소진되었다고 볼 수 있습니다.

대법원은 "방법발명에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다."고 하였습니다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결).

대법원은 방법발명에 대해 특허권 소진을 인정하는 근거를 아래와 같이 들고 있습니다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결).

• 방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다.
• 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다.
• 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다.
• 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

한편, 어떤 물건의 일반적인 용도가 본래 다양하고 그러한 용도들 중에 자연스럽게 방법발명에 해당하는 방법이 포함되어 있다면 그 물건에 방법발명이 구현되었다고 하기 어렵고 이것을 사용하는 것에 대해 특허발명을 실시한다고 하기도 어려울 것입니다. 따라서 어떤 물건에 방법발명이 실질적 구현되었는지 여부를 판단하는 기준과 관련하여, 대법원은 "어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다"고 합니다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결). 

그리고 대법원은 "사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다"고 하며, "이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다"고 합니다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결; 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결).

판례 원문 : 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 (손해배상(지))

【판시사항】

[1] ‘물건의 발명’에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도한 경우, 양수인이나 전득자가 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치는지 여부(소극) 및 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지인지 여부(적극) / ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 물건이 위 방법의 발명을 실질적으로 구현한 경우, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 위 방법의 발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치는지 여부(소극)

[2] 어떤 물건이 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’을 실질적으로 구현한 것인지 판단하는 기준

[3] 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 판결 이유에 표시되어 있지 않지만 판결 결과에 영향이 없는 경우, 판단누락의 위법이 있다고 할 수 있는지 여부(소극)

【판결요지】

[1] 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다.
‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다.
‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

[2] 어떤 물건이 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.
사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다.

[3] 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 판결 이유에 표시되어 있지 않았더라도 판결 결과에 영향이 없다면 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다.

【참조조문】
[1] 특허법 제2조 제3호, 제99조, 제127조
[2] 특허법 제2조 제3호
[3] 민사소송법 제208조, 제423조

【참조판례】
[2] 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결(공2009하, 1690) / [3] 대법원 2002. 12. 26. 선고 2002다56116 판결(공2003상, 488)

【전문】

【원고, 상고인】
더 웰딩 인스티튜트(The Welding Institute) (소송대리인 변호사 최승재)

【원고보조참가인】
주식회사 윈젠

【피고, 피상고인】
주식회사 티티에스 외 1인 (소송대리인 법무법인 클라스 담당변호사 강동세)

【원심판결】
특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결

【주 문】
상고를 모두 기각한다. 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

【이 유】

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 

1.  상고이유 제1점, 제2점, 제3점에 관하여 

가.  특허권 소진의 인정 여부

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다.
‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다.
‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.
 

나.  방법발명에 대한 특허권 소진의 인정 근거

방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.
 

다.  실질적 구현 여부의 판단 기준

어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.
사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).
 

라.  이 사건에 대한 판단

(1) 원심은 다음과 같은 사정 등을 들어, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하고, 피고 주식회사 티티에스(이하 ‘피고 회사’라고 한다)가 적법하게 이 사건 각 용접기의 소유권을 취득하였으므로, 이 사건 각 용접기에 대해서는 이 사건 특허발명의 특허권이 소진되었다고 판단하였다.

(가) 이 사건 각 용접기의 본래 용도는 이 사건 특허발명을 실시하는 것뿐이고, 이 사건 각 용접기에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 존재한다고 보기 어렵다.

(나) 이 사건 각 용접기를 통해서 이루어지는 용접 공정은 이 사건 특허발명의 전체 공정에 걸쳐 있고, 이 사건 각 용접기의 프로브와 프로브 핀이 이 사건 특허발명에서 한정한 형상 및 기울기를 모두 구비하고 있으며, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명에 의하여 달성되는 작용효과를 나타내므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것으로 볼 수 있다.

(다) 원고는 원고 보조참가인(이하 ‘참가인’이라고 한다)과 사이에 이 사건 실시계약을 체결하면서 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 권한을 참가인에게 명시적으로 부여하였으므로, 참가인이 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 판매한 것은 특허권자인 원고의 허락하에 이루어진 적법한 양도에 해당한다.

(2) 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 특허법 제2조 및 특허권 소진에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 잘못이 없다.
 

2.  상고이유 제4점에 관하여

원심은, 원고가 제1심 제1차 변론기일에서 소장의 진술을 통하여 이 사건 각 용접기가 오로지 이 사건 특허발명의 실시를 위한 장비, 즉 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품임을 스스로 인정함으로써 재판상 자백이 성립하였다고 판단한 다음, 위 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것임을 인정하기 어렵다는 이유로 원고의 자백취소에 관한 주장을 배척하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 자백의 구속력 및 자백취소에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.
 

3.  상고이유 제5점에 관하여

당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 판결 이유에 표시되어 있지 않았더라도 판결 결과에 영향이 없다면 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2002다56116 판결 등 참조).

피고 회사가 이 사건 각 용접기의 일부를 사용하는지 여부에 관하여 원심이 아무런 판단을 하지 않았음은 상고이유 주장과 같으나, 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 각 용접기에 대하여 특허권이 소진되어 특허권 침해가 성립하지 않는 이상, 원심의 이러한 판단누락은 판결의 결과에 영향을 미치는 것이라고 할 수 없으므로, 이에 관한 원고의 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.
 

4.  결론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 조희대(재판장) 김재형 민유숙(주심) 이동원