특허권의 침해 판단과 마찬가지로 실용신안의 침해 판단에서도 구성요건 완비의 원칙이 적용됩니다.
특허와 실용신안의 청구범위의 청구항은 특허와 실용신안의 구성요소들을 구체적으로 기술하여 권리를 특정합니다. 즉, 각 구성요소가 유기적으로 결합되어 그 전체의 기술적 사상이 발명 또는 고안으로서 보호됩니다. 더욱이 발명 또는 고안의 구성요소가 많아질수록 특허권의 범위가 더 구체화되어 좁아지는 반면에, 구성요소가 적을수록 그 범위가 상대적으로 좁아집니다. 그래서 문제가 되는 물건 또는 방법이 청구범위에 기재된 필수적 구성요소들을 일부만 만족하면 그 보호범위가 청구범위보다 더 넓어지고, 그 구성요소들을 모두 충족해야만 그 제품이 등록된 발명 또는 고안의 권리범위에 속한다고 볼 수 있습니다. 따라서 후자의 경우에 침해가 성립합니다.
※ 발명에 대해 특허법은 발명이라고 기술하고 실용신안법은 고안이라고 기술합니다.
이와 관련하여, 대법원은 "등록고안의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법이 등록고안의 청구범위에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 제품은 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다."고 하면서, "등록고안의 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 안 되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 등 참조)."고 판결(대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결)하였습니다.
따라서 '비교적 중요하지 않은 사항'이라고 하더라도 발명 또는 고안의 필수적 구성요소라면 침해 판단에서 반드시 포함하여 고려해야 합니다.
예를 들어, "피고인이 생산·판매한 공소사실 기재 발가락 교정기(이하 ‘피고인 실시제품’이라고 한다)는, 바닥부와 교정돌기, 연결부, 지압부를 포함한다는 점에서는 이 사건 등록고안(실용신안번호 생략)과 공통되나, 이 사건 등록고안의 구성요소인 ‘자가발전하여 발광하는 발광부’, ‘바닥부에 포함된 열선과 전달부’, ‘압전소자와 박막전지를 통해 전원을 공급받아 발광하는 엘이디(LED)’, ‘교정돌기의 상측면에 형성되는 로고부와 향기발산층’은 포함하고 있지 않다."면, 문제가 된 제품은 이 사건 등록고안의 구성요소들 중의 일부만을 갖춘 것이므로 침해가 인정되지 않습니다(대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결).
판결 원문 : 대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결 (실용신안법위반·디자인보호법위반)
【판시사항】
피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법이 등록고안의 청구범위에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있는 경우, 그 제품이 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부(소극) / 등록고안의 청구범위에 기재된 필수적 구성요소 중 일부를 권리행사 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시할 수 있는지 여부(소극)
【참조조문】
실용신안법 제45조 제1항
【참조판례】
대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결(공2001하, 2196), 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결
【전문】
【피 고 인】
피고인
【상 고 인】
피고인
【원심판결】
수원지법 2019. 6. 14. 선고 2018노1443 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 수원지방법원 합의부에 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기한 도과 후 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 실용신안법 위반의 점에 대하여
가. 등록고안의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법이 등록고안의 청구범위에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 제품은 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다. 등록고안의 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 안 되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 등 참조).
나. 기록 및 원심판결에 의하면, 피고인이 생산·판매한 공소사실 기재 발가락 교정기(이하 ‘피고인 실시제품’이라고 한다)는, 바닥부와 교정돌기, 연결부, 지압부를 포함한다는 점에서는 이 사건 등록고안(실용신안번호 생략)과 공통되나, 이 사건 등록고안의 구성요소인 ‘자가발전하여 발광하는 발광부’, ‘바닥부에 포함된 열선과 전달부’, ‘압전소자와 박막전지를 통해 전원을 공급받아 발광하는 엘이디(LED)’, ‘교정돌기의 상측면에 형성되는 로고부와 향기발산층’은 포함하고 있지 않다.
다. 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고인 실시제품은 이 사건 등록고안의 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 결여하여 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않고, 따라서 이 사건 등록고안에 대한 침해가 인정되지 않는다.
라. 그럼에도 원심은 피고인 실시제품에서 위와 같이 결여된 구성요소들은 이 사건 등록고안의 부차적인 사항에 불과하고, 이 사건 등록고안의 주요하거나 본질적인 사항에 대한 과제해결원리와 작용 효과가 동일한 이상 이용관계가 부정되지 않는다고 하여 이 사건 등록고안에 대한 침해를 인정하였다.
마. 이러한 원심의 판단에는 등록고안의 권리범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
2. 디자인보호법 위반의 점에 대하여
원심은 다음과 같이 판단하였다. ① 피고인 실시제품은 이 사건 등록디자인(디자인번호 생략)과 외관의 지배적인 특징이 유사하고, 일부 차이점은 전체적인 심미감에 영향이 없는 세부적 차이에 불과하다. 따라서 피고인 실시제품은 이 사건 등록디자인권을 침해한다. ② 피고인의 실시 행위 이후 피고인 실시제품의 디자인이 디자인 등록되었다는 사정만으로 정당한 권리에 근거한 실시여서 침해가 부정되는 것은 아니다.
원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 디자인보호법 제92조의 디자인권의 효력, 디자인권 침해 및 침해의 고의 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.
원심판결에 디자인보호법 제102조의 통상실시권 성립에 관한 법리오해의 잘못이 있다는 취지의 주장은 피고인이 이를 항소이유로 삼거나 원심이 직권으로 심판대상으로 삼은 바가 없는 것을 상고심에 이르러 비로소 주장하는 것으로서 적법한 상고이유가 되지 못한다.
3. 파기의 범위
원심판결 중 실용신안법 위반의 점에 대하여는 앞서 본 것과 같은 파기사유가 있고, 이 부분과 나머지 부분은 상상적 경합범의 관계에 있다는 이유로 하나의 형이 선고되었으므로, 원심판결은 전부 파기되어야 한다.
4. 결론
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 안철상(재판장) 박상옥 노정희 김상환(주심)
