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저작자 : 강기봉 freekgb@gmail.com

현재 국내개발 코로나19 백신 및 치료제의 3상 임상시험은 아래와 같이 총 6건이 진행 중이거나 완료한 상태입니다. 이것들 중에는 기존 약품의 용도발명이나 병용요법이 포함되어 있습니다(아래 표는 '의약품안전나라 의약품통합정보시스템'의 임상시험 계획·결과의 검색 결과입니다). 

□ (주)셀트리온의 CT-P59

이 중에서 (주)셀트리온의 CT-P59와 관련한 정보는 아래 글에서 확인할 수 있습니다.

• 2021.08.20 (주)셀트리온의 렉키로나주 코로나19 치료제 특허 및 임상 현황
• 2021.09.18 (주)셀트리온 코로나19 치료제 '렉키로나주' 변경허가

□ 신풍제약(주)의 피라맥스정 및 용도발명 특허출원

신풍제약(주) 피라맥스정은 아래와 같이 시판되는 의약품입니다.

  - 피라맥스정 : https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2127179&cid=51000&categoryId=51000 

신풍제약(주)는 이 약품에 대한 용도발명을 2021년 3월 25일에 특허출원하였고 2021년 10월 07일에 출원공개되었습니다(아래 정보 및 이미지는 특허정보넷 키프리스(https://www.kipris.or.kr/)에서 인용하였습니다).

  - 출원번호/일자 1020210039184 (2021.03.25)
  - 공개번호/일자 1020210120891 (2021.10.07)

  - 요약 : 본 발명은 피로나리딘(pyronaridine) 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염, 및/또는 알테미시닌(artemisinin) 또는 그의 유도체를 유행성 RNA 바이러스 감염 질환의 예방 또는 치료에 사용하기 위한 용도에 관한 것으로, 보다 상세하게는 치료학적 유효량의 피로나리딘 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염, 및/또는 알테미시닌 또는 그의 유도체를, 약제학적으로 허용되는 담체와 함께 포함하는, 유행성 RNA 바이러스 감염 질환, 특히 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 예방 또는 치료에 사용하기 위한 약제학적 조성물에 관한 것이다. 

  - 대표도면

3상 임상시험은 2021년 08월부터 2022년 08월까지로 예정되어 있습니다. 현재 3상 임상시험 중인 약품 중에서 임상시험 종료 시기가 가장 빠릅니다. 

  ※ 용도발명 : 특정 물질의 새로운 성질(용도)의 발견을 말하며 발견이지만 특허법상의 발명에 해당합니다. 의약의 투여용법과 투여용량의 발명 구성요소성에 대한 대법원 판결(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 판결)은 판결문에 아래와 같이 기술하고 있습니다.

□ [예정] 제넨셀의 ES16001

위 목록에 없지만, 제넨셀은 10월 12일에 개발 중인 먹는 형태의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 'ES16001'의 국내 임상 2b/3상 계획을 식품의약품안전처에 신청했다고 합니다(김잔디 기자, 제넨셀 "먹는 코로나19 치료제 국내 임상 2b·3상 신청", 연합뉴스, 2021.10.12. 자 https://www.yna.co.kr/view/AKR20211012051500017?input=1195m).

  - 관련 글 : 2021.08.30 (주)제넨셀 코로나19 치료제 특허발명 및 개발 현황

아래 글에 따르면, 2021년 9월 21일에 영국 항소법원(UK Court of Appeal)은 인공지능인 ‘DABUS’는 발명자가 될 수 없다는 취지에서 항소를 기각하고 원심 판결을 그대로 인정하는 판결을 내렸습니다. 

"영국 항소법원, DABUS의 발명자성 불인정", 지식재산동향, 제2021-40호, 한국지식재산연구원, 2021.10.05. 자 https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU&po_no=20722 

위 글에서 아래와 같이 판사 3인의 견해가 나누어졌다고 기술하고 있습니다(일부 문구 수정).

 1) 다수의견
   ∙ (Arnold) 탈러 박사는 영국 특허법 제13조(2)에서 요구하는 ‘(a) 발명자 식별 및 (b) 권리의 원천(derivation) 표시’를 준수하지 않았으며 이에 따라 출원이 철회된 것으로 간주하는 것은 정당함
   ∙ (Elisabeth Laing) Arnold 판사의 견해에 동의하며, 탈러 박사와 같이 해당 발명의 발명자가 사람이 아니라고 적극적으로 주장한 경우 특허법을 준수하지 않은 것이라고 덧붙임

 2) 소수의견
   ∙ (Birss) 영국 법률에 따른 발명자는 해당 발명을 실제로 창안한 사람이며, 탈러 박사는 자신이 만들고, 소유하고, 관리한 창작 기계의 소유자이자 운영자로서 특허를 출원하고 권리를 받을 수 있으므로 법 제13조(2)의 요건을 충족함

영국의 항소법원은 1심(Magistrates’ Court, County Court 및 Family Court), High Court 이후에 곧바로 영국 대법원(UK Supreme Court)으로 진행되거나 항소법원(Court of Appeal)을 거쳐서 영국 대법원으로 진행됩니다.

  - 영국의 법원 구조 : https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/07/courts-structure-0715.pdf

이 사건의 항소법원(Court of Appeal)에는 아래 URL에서 제시하는 법원의 판결에 대한 항소가 가능합니다.

  - Court of Appeal Civil Division : https://www.gov.uk/courts-tribunals/court-of-appeal-civil-division 

스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사는 이에 대해 영국 대법원에 상고한다고 합니다.

※ 판결 원문 : UK Court of Appeal, 사건번호 [2021] EWCA Civ 1374, https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1374.html

※ 원심 판결 원문 : 사건번호 [2020]] EWHC 2412 (Pat)., https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2020/2412.html  

※ 관련 글

  - 2021.08.11 호주 법원의 AI 발명자 인정 논리가 우리 법에도 적용 가능할까?

  - 2021.09.08 호주 지식재산청, 인공지능 발명자 인정 판결에 항소

  - 2021.08.13 인공지능(AI)은 저작자가 될 수 있을까?

특허권의 침해 판단과 마찬가지로 실용신안의 침해 판단에서도 구성요건 완비의 원칙이 적용됩니다.  

특허와 실용신안의 청구범위의 청구항은 특허와 실용신안의 구성요소들을 구체적으로 기술하여 권리를 특정합니다. 즉, 각 구성요소가 유기적으로 결합되어 그 전체의 기술적 사상이 발명 또는 고안으로서 보호됩니다. 더욱이 발명 또는 고안의 구성요소가 많아질수록 특허권의 범위가 더 구체화되어 좁아지는 반면에, 구성요소가 적을수록 그 범위가 상대적으로 좁아집니다. 그래서 문제가 되는 물건 또는 방법이 청구범위에 기재된 필수적 구성요소들을 일부만 만족하면 그 보호범위가 청구범위보다 더 넓어지고, 그 구성요소들을 모두 충족해야만 그 제품이 등록된 발명 또는 고안의 권리범위에 속한다고 볼 수 있습니다. 따라서 후자의 경우에 침해가 성립합니다.

  ※ 발명에 대해 특허법은 발명이라고 기술하고 실용신안법은 고안이라고 기술합니다.

이와 관련하여, 대법원은 "등록고안의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법이 등록고안의 청구범위에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 제품은 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다."고 하면서, "등록고안의 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 안 되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 등 참조)."고 판결(대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결)하였습니다. 

따라서 '비교적 중요하지 않은 사항'이라고 하더라도 발명 또는 고안의 필수적 구성요소라면 침해 판단에서 반드시 포함하여 고려해야 합니다.

예를 들어, "피고인이 생산·판매한 공소사실 기재 발가락 교정기(이하 ‘피고인 실시제품’이라고 한다)는, 바닥부와 교정돌기, 연결부, 지압부를 포함한다는 점에서는 이 사건 등록고안(실용신안번호 생략)과 공통되나, 이 사건 등록고안의 구성요소인 ‘자가발전하여 발광하는 발광부’, ‘바닥부에 포함된 열선과 전달부’, ‘압전소자와 박막전지를 통해 전원을 공급받아 발광하는 엘이디(LED)’, ‘교정돌기의 상측면에 형성되는 로고부와 향기발산층’은 포함하고 있지 않다."면, 문제가 된 제품은 이 사건 등록고안의 구성요소들 중의 일부만을 갖춘 것이므로 침해가 인정되지 않습니다(대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결). 

판결 원문 : 대법원 2020. 7. 23. 선고 2019도9547 판결 (실용신안법위반·디자인보호법위반)

【판시사항】

피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법이 등록고안의 청구범위에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있는 경우, 그 제품이 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부(소극) / 등록고안의 청구범위에 기재된 필수적 구성요소 중 일부를 권리행사 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시할 수 있는지 여부(소극)

【참조조문】

실용신안법 제45조 제1항

【참조판례】

대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결(공2001하, 2196), 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결

【전문】

【피 고 인】

피고인

【상 고 인】

피고인

【원심판결】

수원지법 2019. 6. 14. 선고 2018노1443 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 수원지방법원 합의부에 환송한다.

【이 유】

상고이유(상고이유서 제출기한 도과 후 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 실용신안법 위반의 점에 대하여

가. 등록고안의 청구범위가 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법이 등록고안의 청구범위에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 제품은 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다. 등록고안의 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 안 되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 등 참조).

나. 기록 및 원심판결에 의하면, 피고인이 생산·판매한 공소사실 기재 발가락 교정기(이하 ‘피고인 실시제품’이라고 한다)는, 바닥부와 교정돌기, 연결부, 지압부를 포함한다는 점에서는 이 사건 등록고안(실용신안번호 생략)과 공통되나, 이 사건 등록고안의 구성요소인 ‘자가발전하여 발광하는 발광부’, ‘바닥부에 포함된 열선과 전달부’, ‘압전소자와 박막전지를 통해 전원을 공급받아 발광하는 엘이디(LED)’, ‘교정돌기의 상측면에 형성되는 로고부와 향기발산층’은 포함하고 있지 않다.

다. 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고인 실시제품은 이 사건 등록고안의 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 결여하여 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않고, 따라서 이 사건 등록고안에 대한 침해가 인정되지 않는다.

라. 그럼에도 원심은 피고인 실시제품에서 위와 같이 결여된 구성요소들은 이 사건 등록고안의 부차적인 사항에 불과하고, 이 사건 등록고안의 주요하거나 본질적인 사항에 대한 과제해결원리와 작용 효과가 동일한 이상 이용관계가 부정되지 않는다고 하여 이 사건 등록고안에 대한 침해를 인정하였다.

마. 이러한 원심의 판단에는 등록고안의 권리범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 디자인보호법 위반의 점에 대하여

원심은 다음과 같이 판단하였다. ① 피고인 실시제품은 이 사건 등록디자인(디자인번호 생략)과 외관의 지배적인 특징이 유사하고, 일부 차이점은 전체적인 심미감에 영향이 없는 세부적 차이에 불과하다. 따라서 피고인 실시제품은 이 사건 등록디자인권을 침해한다. ② 피고인의 실시 행위 이후 피고인 실시제품의 디자인이 디자인 등록되었다는 사정만으로 정당한 권리에 근거한 실시여서 침해가 부정되는 것은 아니다.

원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 디자인보호법 제92조의 디자인권의 효력, 디자인권 침해 및 침해의 고의 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

원심판결에 디자인보호법 제102조의 통상실시권 성립에 관한 법리오해의 잘못이 있다는 취지의 주장은 피고인이 이를 항소이유로 삼거나 원심이 직권으로 심판대상으로 삼은 바가 없는 것을 상고심에 이르러 비로소 주장하는 것으로서 적법한 상고이유가 되지 못한다.

3. 파기의 범위

원심판결 중 실용신안법 위반의 점에 대하여는 앞서 본 것과 같은 파기사유가 있고, 이 부분과 나머지 부분은 상상적 경합범의 관계에 있다는 이유로 하나의 형이 선고되었으므로, 원심판결은 전부 파기되어야 한다.

4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 안철상(재판장) 박상옥 노정희 김상환(주심)